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美国案例简讯－RLMK－0118 3/1/2015
申请专利资格的新发展
专利法§101（35
U.S.C. 101) 一直是专利律師, 专利申请人和专利拥有者关注。§101定义什么主题是有申请专利资格：
“任何人发明或发现任何新的和有用的程序，机器，製造或组成任何新的或有用的相关改进，可能为此发明或发现申请而获得专利，申请专利受到主题的条件和要求约束。”
以法规的语言为指導，美国法院和专利商标局(USPTO)定义出那些发明主题是没有资格获得专利保护的 。
USPTO发佈最新专利资格§101準则
在2014年12月16日，USPTO发佈了新的（79 Fed. Reg. 74618)“2014年申请专利主题资格準则”。在这份文件中，USPTO在有关35
U.S.C. §101发佈的新準则针对专利审查员申请对专利主题分析的指導，包括如何区分与“抽象概念，自然现象，和自然产物” 司法例外有关的申请专利资格。
此版本取代了2014年三月发佈的準则，且对Mayo
and Myriad 案关于“自然产物例外”的裁决做了更新。新的準则针对2014年六月Alice案关于“抽象概念例外”的裁决做了补充。三月的準则当时是为了回应最高法院对Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107
(2013) and Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132
S. Ct. 1289 (2012) 两案的裁决。而六月的準则是回应最高法院对Alice
Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, 134 S. Ct. 2347 (2014) 的裁决。
USPTO新的準则根据Alice, Myriad, Mayo三个案例判决和最近的其它案例提供了新的观点。且对关于三月和六月版本公众反应的意见做出回应。
其中重要的一点是新的準则并不构成实质上的法规制定，而且也不具備法律效力。只是提供专利审查员对§ 101分析提供更清楚的了解和执行。特别是对MPEP
Sections 2105, 2106 and 2106.01的规定。
另一重点是新的準则并不打算对USPTO专利审查实质上的或程序中的强制执行。专利申请被拒绝是根据实质专利法，可再上诉的。無论是上诉或请愿, 任何USPTO人员审查专利申请都将以专利法为依规。
关于“自然产物”的準则，十二月份的新版和先前旧版的区分如下：
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将“自然产物”的分析和“明显的超过”的分析分开审查，以确认司法例外的条件。
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专注于和自然的产物“直接”有关的，而不只是有些关联的；和
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採用“显著的不同”的分析特性，包括产品的结构，功能，和／或特性，与其它相似的在自然状态下存在的对应物做比较。
新準则中关于自然为本的产物包括了新的实例取代原先的解释性的例子，根据USPTO, 还包括了许多由公众意见提供的例子。
新準则亦包括决策流程和根据§101的案例分析指示，说明如下：
在评估专利案是否合乎资格之前，必需建立对专利申请案做最广范的合理解释，和以整体的角度来做分析。
步陬1－ 专利主题是与过程，机器，製造，或组成相关吗？
如果是的－ 请到步陬2A
如果不是－ 此专利申请不符合35
U.S.C. §101申请专利主题资格
步陬2A－ （Mayo测试－第1部份）－ 此专利是针对自然法则，自然现象，或是一格抽象概念（司法上认为是例外的专利申请主题）？
如果不是－ 此专利符合35
U.S.C. §101申请专利主题资格
如果是的－ 请到步陬2B
步陬2B－ （Mayo测试－第2部份）－ 此专利申请是不是包括其它元素且显著的超过司法例外的标準？
如果不是－ 此专利不符合35
U.S.C. §101申请专利主题资格
如果是－ 此专利符合35
U.S.C. §101申请专利主题资格
新準则与旧版显著的不同包括：
所有（任何形式）司法例外的专利（产品或制造过程）都採同样步陬。
包括一个自然为本产品的专利在步陬2A分析以确认其是否指向一个“自然产物”的例外。
这个申请专利主题分析也是用于自然为本产品和其天然存在的对应物做比较，以确认根据其结构，功能和／或性质明显不同的特性。
当一个申请专利主题偏向司法例外（当没有显著的不同特性被指出），这申请专利主题不合于可申请专利的资格。
此新準则更进一步解释101节的专利分析如下：
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确认什么是此专利项目的“指向（directed
to)”？
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确认此专利项目是否属于司法例外？
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确认是否所包含的自然为本产物在性质上与自然产物有“显著的不同”
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确认专利项目中自然为本产物的结构，功能，或其它特性，与自然产物有“显著的不同”。
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确认是否任何专利项目中元素在此专利是“明显的超过”司法例外的条件。
根据新专利準则，当一个申请专利项目（claim)是属于自然法则，自然现象，或是抽象概念（规定或描述司法例外），那么此专利项目就“指向”司法例外，即根据§101不能申请专利。
如果专利“很明显的其发明指向并不想被司法例外所捆绑”，此发明虽属于司法例外，但也还可能是合乎申请专利资格的。在专利新準则中有提供更多相关的例子，無论（根据§101）其主题是否合乎资格。
新的準则在2014年12月16日生效，适用于所有在生效日之前，当天，或之后的申请案件。
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Copyright 2015 Kao H Lu
www.ryderlu.com
请参考：
http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf
http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1150.pdf
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