集佳朱刚琴律师：盘点海外商标驳回——“不用怕”域外法治

盘点海外商标驳回——“不用怕”

朱刚琴

在海外注册过商标的国人知道，同在中国申请一样，海外商标申请也会出现被驳回的问题。然而，对比海内外商标驳回，它们同样可怕吗？[①]

众所周知，国内商标顺利申请流程为“申请—形式审查—实质审查（官方下发驳回阶段）—公告（异议阶段）—注册”五个阶段。据笔者所知，近年来国内商标申请量一直呈迅速增长趋势。因此，在先商标基数大，与在先商标冲突的可能性也大，因此，国内商标驳回复审的成功率总体偏低。国内商标权人往往对被“驳回”商标抱有做复审会“花冤枉钱”的心理。

不排除部分国家会出现一些商标“驳回”较难克服的情况。然而，事实上，在很多国家，商标申请被驳回的总体概率并不太大。而且，即使被驳回，往往仍有较大可能通过驳回复审程序终使申请商标获得保护。在下文中，笔者将简单揭示这些国家的商标驳回制度及现状，打消国内商标权人畏惧驳回的心理顾虑，便于国人积极在海外争取商标权，打响国际品牌名气。

商标的实质审查阶段一般是从两个方面对申请商标进行审查：一是绝对理由审查，例如与国家名称相同或者近似的商标不能注册，纯粹描述商品质量、功能的商标不能注册等等；二是相对理由审查，主要考量是否存在在先相同或近似商标。但是，对于商标申请，很多国家并不进行相对理由审查，即官方不会基于在先相同/近似商标驳回在后的商标申请。在这些国家，官方仅进行绝对理由审查，除非申请商标违反商标法规定的禁用、禁注条款，否则，不会被官方主动驳回。因此，具有显著性的商标，即使在中国基于在先商标问题而被驳回，在没有相对理由审查的国家，却能够被顺利核准公告。在公告期内，若没有在先商标权利人对申请商标提异议的话，该商标则能够被核准注册。

没有相对理由审查的国家简单统计如下：

1. 欧洲（欧盟[②]、阿尔巴尼亚、安道尔、奥地利、保加利亚、比荷卢、波黑共和国、丹麦、德国、法国、黑山共和国、科索沃、克罗地亚、立陶宛、列支敦士登、罗马尼亚、马其顿、摩纳哥、瑞士、圣马力诺、斯洛文尼亚、西班牙、匈牙利、意大利、英国）；

2. 非洲（非洲知识产权组织[③]、吉布提、卢旺达、摩洛哥、圣赫勒拿、突尼斯）；

3. 亚洲（缅甸、黎巴嫩、马尔代夫）；

4. 大洋洲（基里巴斯、所罗门群岛、图瓦卢）；

5. 美洲（开曼群岛）。

    

   通常，若商标并非恶意抢注模仿，商标被异议的概率远小于被驳回的概率。因此，对国内商标权人自行设计的具有较高显著性的商标，权利人可以积极在以上国家提交申请。

    

   对因为进行相对理由审查、常下驳回的国家或地区，商标权人是否应该避而远之？现解析一下这些国家/地区的驳回及复审现状，为国内商标权人打剂商标申请“安心针”：

    

   首先，给大家展示一组统计数据：自2008年至2014年6月为止，笔者接触的全球3万多件海外商标申请案例中，对于中国企业出口商标数量大的国家，按驳回数量由多至少排序，排名前48位的国家/地区依次为：美国、印度、泰国、马来西亚、日本、台湾、俄罗斯、香港、巴基斯坦、韩国、澳大利亚、加拿大、新加坡、越南、智利、南非、墨西哥、叙利亚、埃及、印尼、巴西、阿根廷、秘鲁、土耳其、伊朗、巴拉圭、哥伦比亚、瑞典、约旦、新西兰、阿尔及利亚、洪都拉斯、特立尼达和多巴哥、以色列、阿联酋、波兰、多米尼加、菲律宾、津巴布韦、委内瑞拉、尼日利亚、挪威、厄瓜多尔、哥斯达黎加、哈萨克斯坦、柬埔寨、沙特、亚美尼亚。

    

   在全球190多个有商标注册制度、但以上未被列出的国家/地区中，自2008年至2014年6月为止，每个国家/地区遇到的驳回案件量少于10件。也就是说，在未被列出的其余140多个国家中，或是因为这些国家/地区商标主管机关不进行在先权利审查或审查制度不严格，导致被驳回案件很少，或是因为中国企业出口至这些国家的案件少，驳回概率低。但无论怎样，在其余未被列出140多个国家/地区，顺利注册成功率远高于国内，国内商标权人完全可以积极提交商标申请，维护品牌权益。

    

   我们再回头看看中国企业出口商标案量大，下发驳回相对较多的国家/地区中，经常遇到的驳回理由，及克服驳回的情况又是怎样的呢？

    

1. 美国：该国总体驳回中，约50%的驳回理由是审查员认为商品/服务不规范，因商品/服务问题进行驳回复审的成本较低，根据美国规定的可接受商品/服务进行修改答复，此类复审成功率几乎能达到100%。

2. 印度：该国商标总体驳回率非常高，出于商标缺乏显著性和存在在先冲突商标等各种理由，审查员下发驳回通知的比例能达到申请量的70%以上，但大部分复审基本能成功。到目前为止，笔者基本未遇到印度商标驳回复审失败的案例。也就是说，在印度，商标申请被驳回很正常，但是驳回复审的成功率也非常高。如果印度商标申请被驳回，除非明显违反商标法，商标权人可以不必畏惧，积极复审。

3. 泰国：该国总体驳回数量中，只有20%左右是因为缺乏显著性和在先近似商标驳回，此类驳回通常较难克服。其余约80%的驳回案例，主要是因为商品/服务不规范、要求放弃商标部分要素专用权、要求解释商标含义三大类型，按照审查员的要求进行答复，复审成功率能达到95%以上。总体分析，注册申请中约8%的申请可能遇到实质障碍，驳回“难”点并不多。

4. 马来西亚：根据该国审查实践，国内企业针对性地选择并办理了复审的案例中看，该国商标驳回复审成功率在83.3%以上。

5. 日本：该国驳回中，商品/服务不规范和因其它在先近似商标等原因被驳回的案例各占半壁江山。然而，较特别的是，在这个发达国家，笔者接触的上百件驳回复审案例中，彻底失败的屈指可数。

6. 台湾：在台湾，审查员在初审过程中，驳回的三种主要理由为：（1）在先冲突商标，（2）商品/服务不规范，（3）商标缺乏显著性。从我们代理的案件来看，注册申请在初审中驳回被驳回的概率约10%。但在被驳回的案件中，相当一部分是因为商品/服务不规范、商标缺乏显著性而被驳回。对于这一部分驳回，很容易克服。对于少量因与在先商标冲突的驳回，除了与下发驳回通知的审查员进行争辩外，还有机会通过“诉愿”（类似于中国大陆的“驳回复审”）来解决商标权利纠纷。从笔者接触的近百件复审案例中来看，申请人遵循台湾商品/服务规范、并针对性地选择有充分理由的案例进行复审的话，则成功概率非常高；

7. 俄罗斯：从中国到俄罗斯的商标申请量来看，被驳回商标申请占总申请量的25%左右；该国驳回案例中，因在先近似商标而被驳回的商标申请案件占被驳回案例总数的70%以上，由于中国大陆申请人针对性的选择，复审成功率高于75%。

8. 香港：到该地区的商标申请，仅有不到5%被驳回，且驳回复审的成功率高，是失败率的5倍以上；

9. 巴基斯坦：中国商标申请人在巴基斯坦的商标申请被驳回的比率也偏高，占商标申请量的37%以上。其中因在先商标被驳回的约占60%。然而，该国商标驳回情形也类似于印度驳回，笔者认为官方有滥发在先商标驳回的倾向，不十分近似的商标也会被互相引证下发驳回。然而，值得国内商标权人庆幸的是，无论是何种驳回理由，排除掉绝对触反商标法的驳回案例，该国复审成功率也接近100%。因此，国内商标权人也可以勇往直前申请自行设计的具有显著性的商标。

10. 韩国：该国商标驳回类型主要有两种：在先商标和/或商品/服务不规范。从我们代理的案件来看，注册申请案件一次性顺利注册的比率约为70%，复审案件成功率80%以上。

     

    其余38个排名非前十国家的复审情况，基本能从上述10个国家中找到缩影，暂不一一累述。[④]

     

    综上所述，我们能明显看出，对比国内商标申请，海外商标驳回往往更容易被克服，国内商标权人可以放心克服畏惧心理。为此，我们可以响亮地回应题头疑问：在海外需要太过担心被驳回的问题吗？NO（不）！海外商标申请驳回中，套用一句歌词，“夜晚再黑我就当看不见，太阳一定就快出现”，相信国内商标权人心态积极的话，在争取海外商标权过程中，不会有绝对迈不过去的“槛”。

     

    作者简介：朱刚琴，资深涉外商标代理人，工作语言精通中英文双语，现任职于北京集佳知识产权代理有限公司国际商标一部，代理商标全球注册业务。