苏志甫：“恶意抢注行为”认定中抢注恶意的推定与排除 ——评析凯撒公司与商标评审委员会、凯赛多公司商标权无效宣告请求行政纠纷案法官视角

“恶意抢注行为”认定中抢注恶意的推定与排除
——评析凯撒公司与商标评审委员会、凯赛多公司商标权无效宣告请求行政纠纷案
苏志甫
要旨
认定诉争商标违反商标法关于“申请商标不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定,核心条件在于商标申请人具有以不正当手段抢注他人在先商标的恶意。一般情况下，商标申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而申请注册，可以推定其主观上具有恶意并认定其采用了不正当手段。但是，如果商标申请人有充分的理由或证据表明其申请注册行为具有正当依据，不存在抢占在先商标商誉意图的，则不应认定其具有以不正当手段抢先注册之恶意。

案情
    上诉人（原审原告）：凯撒名尊国际酒业（北京）有限公司（简称凯撒公司）
    被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）
原审第三人：凯赛多-私人酿酒厂本贝格沃尔纳有限及两合公司（简称凯赛多公司）
案号：北京知识产权法院（2015）京知行初字第1039号、北京市高级人民法院（2016）京行终3119号
诉争商标为第8352612号“凯撒”商标，由凯萨名尊啤酒（北京）有限公司于2010年6月1日申请注册，于2011年6月7日获准注册，指定使用商品为第32类“果汁、矿泉水、葡萄汁、杏仁牛奶（饮料）、汽水、果茶（不含酒精）、水果饮料（不含酒精）、可乐、乳酸饮料（果制品，非奶）、啤酒”等商品。2013年12月2日，该商标经核准变更注册人名义为凯撒公司。
2013年8月16日，凯赛多公司以诉争商标的注册违反2001年10月27日修改的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第九条、第十条第一款第（八）项、第三十一条的有关规定为由，向商标评审委员会请求撤销诉争商标的注册。凯赛多公司向商标评审委员会提交了以下主要证据：1、凯赛多公司官网内容打印件，百度百科对“凯撒啤酒”的相关介绍，百度图片中“凯撒啤酒”的搜索结果打印件，“凯撒啤酒”在京东商城等网站销售的页面信息等。2、嘉思特公司作为代理商在《食品工业科技》特刊《食品招商代理指南》2009下半年刊中刊载的一幅广告，宣传“Kaiserdom”“德国凯撒啤酒”。3、嘉思特公司参加展会的现场照片。4、检验日期在2006年9月29日至2010年2月24日期间的《中华人民共和国出入境检验检疫卫生证书》以及2007至2010年期间的《中华人民共和国海关进口货物报关单》、进口消费税专用缴款书、进口增值税专用缴款书各几十份。上述书证上显示货物名称为凯撒啤酒，产地德国，发货人为凯赛多公司，进口商为嘉思特公司或北京市生力食品经销公司等信息。5、中国检验认证集团北京有限公司于2012年至2013年出具的进口食品标签咨询报告，就嘉思特公司进口的凯撒啤酒产品标签版式进行了核阅，所附标签样式上有中文“凯撒啤酒”等信息。
2014年12月11日，商标评审委员会作出商评字［2014］第98045号《关于第8352612号“凯撒”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定）。该裁定认定：凯赛多公司提交的证据能够证明其“凯撒”商标在中国大陆在先使用并在啤酒商品上产生一定影响。诉争商标“凯撒”与在先使用并产生一定影响的“凯撒”商标完全相同，两商标共同使用在啤酒商品上易造成消费者的混淆、误认，故诉争商标指定使用在啤酒商品上构成对他人在先使用并产生一定影响商标的抢先注册。凯赛多公司未提交证据证明其在其他商品上已在中国大陆在先使用诉争商标并产生一定影响。故诉争商标注册使用在上述商品上并未违反2001年商标法第三十一条的规定。据此，商标评审委员会裁定：诉争商标在啤酒商品上予以无效宣告；在其余商品上予以维持。
一审诉讼过程中，凯撒公司和凯赛多公司就其各自提出的主张均补充提交了部分证据。
审判
一审法院认为：现有证据能够证明凯赛多公司的“凯撒”商标在啤酒商品上已经在先使用并有一定影响。凯撒公司和凯赛多公司同处北京市，且均从事德国进口啤酒销售工作，理应知晓凯赛多公司“凯撒”商标的使用情况，其在相同商品上申请注册与凯赛多公司商标相同的诉争商标，主观恶意明显，已构成以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标的情形，违反了2001年商标法第三十一条的规定。
二审诉讼过程中，二审法院补充查明如下事实：凯撒公司在一审诉讼中提交的“凯撒庄园”、“凯撒森林”等商标的商标档案显示：凯撒公司于2003年在第32类啤酒等商品以及第29类肉、蛋等商品上申请注册了多件含有“凯撒”字样的“凯撒及KAISA”、“凯撒庄园及图”、“凯撒果园”、“凯撒森林”等商标，且多数商标于2004年、2005年获准注册。凯撒公司主张诉争商标是对其在先商标的延伸注册。
二审法院认为，凯赛多公司应当举证证明其在诉争商标申请注册日前在中国境内在啤酒商品上将“凯撒”作为商标使用并已使之具有一定影响，但从凯赛多公司提交的证据来看，不足以认定在诉争商标申请日之前，凯赛多公司主张的“凯撒”商标在啤酒商品上已经具有一定影响。凯撒公司就其使用“凯撒”字样进行商标注册的缘由进行了解释说明,且其自2003年即开始在啤酒等商品上申请注册以“凯撒”为显著识别部分的商标，上述商标的申请注册时间明显早于凯赛多公司本案证据中显示的其在先使用“凯撒”商标的时间。在凯赛多公司未进一步提交相反证据的情况下，可以认定凯撒公司主观上并不存在抢先注册凯赛多公司所称“凯撒”商标之恶意。因此，诉争商标的注册未违反2001年商标法第三十一条之规定。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（二）项、第三款之规定，二审法院判决：一、撤销一审判决；二、撤销被诉裁定；三、商标评审委员会重新作出裁定。

重点分析
2001年商标法第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。其中，关于“申请商标不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定是对在先使用的未注册商标的保护。本案即涉及该部分规定的适用问题。2017年3月1日起施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（简称商标授权确权规定）第二十三条对于2013年8月30日修改的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十二条后半段的适用作出了具体指引。由于2001年商标法第三十一条与2013年商标法第三十二条两个条款的内容相同，并且，商标授权确权规定第三十一条规定，人民法院依据2001年商标法审理商标授权确权行政案件可参照适用该规定。因此，在商标授权确权规定施行后，对于2001年商标法第三十一条的适用应参照该司法解释的相关规定。在“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”行为的认定上，商标授权确权规定与2010年4月22日起施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（简称2010年意见）相比，较为明显的变化是增加了关于“商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意”的除外规定。虽然本案是在商标授权确权规定颁布实施之前审结的案件，但本案的争议焦点恰好与商标授权确权规定新增加的上述规定有关。故结合本案对商标授权确权规定第二十三条的适用及“抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”行为的司法认定谈一些个人认识。
一、商标授权确权规定与2010年意见相关规定的对比分析
对于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”行为的司法认定，2010年意见也作出了相应规定。但2010年的意见只是一个司法指导性文件，在裁判文书中不能直接引用。而商标授权确权规定是司法解释，可以作为法律适用依据来直接引用，其在内容上对2010年意见进行了全面覆盖，且根据审判实践对其中的重要规定进行了修改，增加了部分新内容。 在商标授权确权规定施行后，其相较于2010年意见存在变化的部分尤其应引起注意，涉及以不正当手段抢注他人商标的条款即属于变化较大的部分。
2010年意见第18条规定：“根据商标法的规定，申请人不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段。在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。对于已经使用并有一定影响的商标，不宜在不相类似商品上给予保护。”
商标授权确权规定第二十三条规定：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成以不正当手段抢先注册。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。”
对于上述两个条款的内容，除了条文表述上的调整，其在内容上的变化主要体现在以下两方面：
一是明确了在先使用商标具有一定影响的举证责任分配，即在先使用人对此负有举证责任，即其应举证证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传。此点变化使得商标授权确权规定对于当事人和裁判者的指引更加明确且更具有可操作性。
二是对于“以不正当手段抢先注册”的认定逻辑发生了变化。2010年意见第18条从条文表述上，未区分“有一定影响”与“申请人明知或者应知”的认定顺序，且将“有一定影响”与“申请人明知或者应知”作为认定“不正当手段”的充分条件。而综观商标授权确权规定第二十三条，首先，区分了“有一定影响”、“申请人明知或者应知”认定的前后顺序；其次，“有一定影响”、“申请人明知或者应知”是认定“不正当手段”的推定要件；第三，基于“有一定影响”、“申请人明知或者应知”所作出的商标申请人采取了不正当手段抢先注册的推定，可以由相反证据推翻，即商标申请人提供的其没有利用在先使用商标商誉恶意的证据。
商标授权确权规定相对于2010年意见所作的修改更适于实务操作，也更为全面。但对于商标授权确定规定第二十三条的准确适用，还需要进一步把握商标法规制恶意抢注行为的立法本意以及该条款各要件之间的关系。
二、对商标法立法本意以及各要件之间关系的理解
虽然我国实行商标注册制，但对于在商业活动中实际使用并有一定影响的未注册商标，由于已经形成相应的商誉，相关公众也已经将其与特定的主体产生联系，如果不予保护，不仅损害在先商标使用人的利益，也会误导相关公众。对于违反诚实信用原则，以不正当手段抢注他人在先使用并有一定影响的商标的行为予以制止，可以弥补实行商标注册制可能造成的不公平后果。 2001年商标法第三十一条后半段和2013年商标法第三十二条后半段正是规制上述恶意抢注行为的专门条款。简言之，商标法规制“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”行为的立法本意在于制止违反诚实信用、恶意注册他人在先使用商标的行为。2013年商标法修改时特意将诚实信用原则作为一项总的原则引入商标法，第7条规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。可见，诚实信用原则是商标申请、注册、使用及保护均应遵循的基本原则。2013年商标法第三十二条则是对诚实信用要求在申请注册环节的具体体现。
按照2001年商标法第三十一条及2013年商标法第三十二条的规定，商标法对未注册商标的保护在文义上分为三个要件，即在先使用、有一定影响和以不正当手段抢注。其中，“在先使用”是基本要件；“有一定影响”是弹性要件，对商标有一定影响的要求标准一般不宜过高，通常需要结合注册人的恶意进行考量；“以不正当手段抢注”属于主观要件，其认定需要同时考虑商标是否具有一定影响以及注册人是否具有恶意。简言之，申请注册人的主观恶意对于恶意抢注行为的认定最具有实质性影响。
实践中，曾有观点认为，如果商标申请人能够举证证明其申请注册诉争商标不具有恶意的，则即便在先使用的商标具有一定影响且申请注册人明知或应知该商标，也不宜认定其构成恶意抢注行为，此种情形属于2001年商标法第三十一条适用的例外。笔者认为上述观点的实体结论并无不当，但此种情形不应视为2001年商标法第三十一条或2013年商标法第三十二条适用的例外，而是上述规定适用的应有之义。如果商标申请人的申请注册行为不具有恶意、不违反诚实信用原则则当然不属于商标法规制的恶意抢注行为。商标法仅对恶意抢注他人在先使用商标的行为予以规制，不及于善意的申请注册行为，体现了商标法对未注册商标相对较弱保护的立法导向。该导向也与《中华人民共和国反不正当竞争法》（简称反不正当竞争法）的立法及司法政策相一致。一般认为，反不正当竞争法第五条第（二）项关于知名商品特有名称、包装、装潢的规定是对未注册商标的保护条款。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第1条第2款规定：“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第五条第（二）项规定的不正当竞争行为。”可见，反不正当竞争法对未注册商标的保护亦不及于善意使用行为，其保护强度与商标法对未注册商标的保护强度是一致的。
三、商标授权确权规定第二十三条适用的注意事项
如前所述，商标授权确权规定第二十三条相较于2010年意见第18条进行了较大调整，其规定使得对于恶意抢注行为的认定逻辑更加清晰，也对当事人作出了更为明确的举证指引。笔者认为对于该条款的适用需要注意两方面的问题：
一是合理确定当事人的举证责任及证明标准。在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响商标的，首先负有举证证明该商标具有“一定影响”的证明责任。但对于“一定影响”的要求不宜过高，通常情况下只要足以认定商标申请人知晓该商标即可。考虑到要求在先使用人证明商标申请人主观上存在恶意或者具有以不正当手段抢注的意图客观上存在困难，对于“以不正当手段抢注”的认定可以基于在先使用商标已经有一定影响以及商标申请人明知或者应知该商标进行推定。将推定引入“以不正当手段抢注”的认定，既有利于解决主观恶意证明难的问题，有利于制裁当前仍然较为泛滥的恶意抢注行为，也符合过错判断客观化的趋势。但由于恶意是恶意抢注行为成立的核心条件，基于在先使用人在先使用商标证据所作的推定并非当然确切，如果商标申请人能够举证证明其没有利用在先使用商标商誉恶意的，则不能作出商标申请人“以不正当手段抢注”的推定。当然，商标申请人提出其申请注册诉争商标具有正当理由、没有利用在先使用商标商誉恶意主张的，其对该主张负有举证责任。
二是注意各要件之间的相互关系。按照商标授权确权规定第二十三条的规定，“有一定影响”、“申请人明知或者应知”、“以不正当手段抢注”按照次第顺序认定。但上述要件并非是完全独立的要件，而是存在相互关联、相互影响的要件，在认定恶意抢注行为时需要进行综合考量并注意各要件之间的相互影响。例如，如果有证据显示商标申请人事先实际知晓或有机会接触到在先使用商标的，则对于该商标“有一定影响”应从宽掌握；如果商标申请人事先知晓或接触到在先使用商标的可能性很小，则对于该商标“有一定影响”应从严掌握。当然，实践中情况复杂多样，需要结合个案具体分析。
就本案而言，二审法院并未严格按照“有一定影响”、“申请人明知或者应知”、“以不正当手段抢注”的要件顺序进行审查判断，而是根据各方当事人的争议焦点，重点从凯赛多公司主张的在先商标 “凯撒”是否在先使用并具有一定影响以及凯撒公司申请注册诉争商标是否具有恶意两方面进行了认定。虽然是商标授权确权规定颁布实施之前审结的案件，但本案的裁判思路在很大程度上契合了商标授权确权规定第二十三条的规定，对于该条款的理解适用应当具有一定参考意义。