美国案例简讯－RLMK－0147 5/15/2016
美国联邦上诉巡迴法院驳回专利审查和上诉委员会(PTAB or BOARD) 在专利重审案中(inter partes review（IPR）)拒绝修改动议
在Nike, Inc. v. Adidas AG, Case No. 14-1719 (Fed. Cir., Feb. 11, 2016) (Chen, J).案，专利审查和上诉委员会（PTAB或委员会）在专利重审案中拒绝修改动议，美国联邦上诉巡迴法院（上诉法院）驳回委员会该项决定因有部份未能遵循委员会自己先前的决定。
在委员会建立IPR程序后，专利权人，NIKE，提出了一个修改动议，其中取消原专利中所有46项目，而代以新的项目47-50。在其最后决定书，委员会同意NIKE取消1-46项目的请求，但拒绝替代项目的加入，因为专利权人没能说服委员会，这些替代项目可以克服引用的先前现有技术。在上诉中，专利权人认为，委员会错误地要求申请人证明替代专利项目是有可能得到专利，委员会对替代项目的决定明显是错误的，而且委员会要求专利权人证明替代专利项目无任何先前技术建立专利的可行性是不恰当的。
关于第一个问题（专利权人的负担），联邦上诉巡迴法院指出，35 USC§316（e）将证明不该或不可能得到专利（unpatentability）的负担放在请愿人身上，因为它涉及到所有的专利诉讼，包括在委员会建立IPR程序的决定；而§316（a）（9）指出该专利权人有绝对的义务解释为何新的诉讼项目时应可加入的。上诉法院认为，当一起阅读两个法规，§316（e）并不一定适用于当最初请愿书被提交时或当IPR程序被建立时而法规尚不存在的诉讼。因此，委员会将在现有技术之上建立专利诉讼修改的可行性的负担加在专利权人身上并不是错误的。
然而，上诉法院仍驳回委员会在本案中拒绝认为该替代专利项目这一决定。上诉法院做出这个决定，部份是因为委员会的最后决定书缺乏讨论或任何考虑其他因素的确认，尤其委员会在决定这些专利项目是否可行时不正确的将替代项目48和49归在一起（从而违反了其先前在 Idle Free Sys., Inc. v. Bergstrom案的决定）。
至于如何分辨专利权人是否克服已知在现有技术之上的问题，专利权人在其动议需提供一个简单的声明，虽然其拟议的替代专利项目均为专利权人认为可以克服已知的在现有技术之上可行的专利项目申请，但不是程序记录的一部份。上诉法院认为专利权人未能解释任何特定的现有技术不在记录中并不是罪大恶极的。委员会曾在Master Image 3D, Inc. v. RealD Inc.案，做出修改动议的“代表性决定（Representative Decision）”，发现专利权人已知的现有技术“应当被理解为不超过材料上的现有技术，专利权人在目前的专利重审流程中，根据对专利局坦率和真诚的责任。”在口头辩论中提出，但美国专利和商标局（PTO）认为该委员会的决定“过于激进（too aggressively）”，而专利权人在其动议关于其替代专利项目修改的声明将满足其对PTO坦率的义务。
上诉法院认为，根据Master Image判例，专利权人没有违反坦率义务的行为，专利权人就其已知的在现有技术之上但没有记录的替代专利项目的可行性声明是足够的，因此，上诉法院并不支持委员会拒绝专利权人修改专利动议的决定。
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请参见：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/s14-1719_Opinion_2-9-2016.pdf
http://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/ipr201200027_decision_on_motion_to_amend_idle_free%29.pdf
http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ipr2015-00040%20paper%2047%2020150715.pdf
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