北京市高级人民法院关于专利复审行政诉讼案件若干问题的解答
（征求意见稿）
一、起草背景及过程
根据我国《专利法》第41条第1款的规定，专利申请人对专利局作出的驳回专利申请的决定不服的，可以向专利复审委员会请求复审。这是我国《专利法》确立的专利复审制度。但是，专利复审在程序构造上究竟如何定位？复审的客体是什么？复审的范围有多大？这些问题在最近几年的专利复审实践中，引起了较大的争议，涌入法院的此类案件日益增多，在实务界引起了广泛的争议，法官对此也认识不一。为了统一司法实践中的认识和裁判标准，北京市高级人民法院民三庭在2015年成立了专门的课题组，对专利复审程序问题进行了深入的调查研究。
课题组广泛收集了近年来有代表性的案例，对专利复审程序中的一些典型问题进行了研究分析，撰写了调研报告，并在调研报告的基础上起草了《北京市高级人民法院关于专利复审案件若干问题的解答》（征求意见稿）。课题组还先后召开了两次专家研究会，邀请了最高人民法院、北京知识产法院、国家知识产权局专利复审委员会、专利代理机构以及大专院校的专家学者进行了深入的研讨，充分地听取了各方面专家的意见。在此基础上，课题组再次修改并形成了目前的《北京市高级人民法院关于专利复审案件若干问题的解答》（征求意见稿）。
二、条文说明
本征求意见稿的起草坚持如下指导思想：一是坚持程序公正与审查效率相结合的原则，既保障复审请求人的程序利益，又兼顾复审审查效率，避免程序空转；二是依法规范专利复审委员会依职权审查的范围；三是区分复审请求人修改专利申请文件和未修改专利申请文件两种情形，分别确定专利复审委员会依职权审查的范围。以下逐条予以说明。
1.如何理解专利复审程序的性质？
专利复审程序是因复审请求人对国务院专利行政部门作出的驳回其专利申请的决定（以下简称驳回决定）不服而启动的行政救济程序，在专利复审委员会可以依职权审查的特殊情况下，也是专利审批程序的延续。
【说明】基于专利复审的制度目标，应当将专利复审定位为救济程序，只有在例外的情况下，专利复审才是专利审批程序的延续。
2.复审请求人未修改专利申请文件的，复审决定审查范围的合法性应当如何认定？
在复审请求人未修改专利申请文件或者虽然修改了专利申请文件但未被专利复审委员会接受的情形下，专利复审委员会未对驳回决定所依据的事实和理由作出认定，而迳行依职权对驳回决定未指出的专利申请的其他缺陷进行认定并据此作出不利于复审请求人的复审决定，复审请求人提出异议的，予以支持。但是，专利申请存在与驳回决定指出的缺陷相关联的缺陷而无法对驳回决定所依据的事实和理由作出认定的除外。
前款所称“修改”，是指为了克服驳回决定指出的缺陷对专利申请文件所作的实质性修改，不包括文字、标点符号等简单错误的修正。
【说明】复审请求人未修改专利申请文件或者虽然修改了专利申请文件但未被专利复审委员会接受的，依据复审的请求原则，专利复审委员会应当针对驳回决定所依据的事实和理由是否成立进行审查，不得在未审查驳回决定是否成立的情况下直接依职权审查专利申请的其他缺陷，否则就违反了请求原则。根据《专利法实施细则》第63条的规定，如果驳回决定不符合《专利法》和《专利法实施细则》的有关规定的，专利复审委员会应当撤销驳回决定，发回原审查部门继续进行审查。
但是，如果专利申请存在与驳回决定所指出的缺陷相关联的缺陷，该缺陷影响专利复审委员会对驳回决定进行审查、认定的，应当允许专利复审委员会依职权对专利申请中与驳回决定所指出的缺陷相关联的其他缺陷进行审查，否则就可能导致复审无法正常进行。
3．复审请求人修改了专利申请文件的，复审决定审查范围的合法性应当如何认定？
为了克服驳回决定指出的缺陷，复审请求人实质性修改了专利申请文件且被专利复审委员会接受，在此情形下，专利复审委员会依职权对驳回决定未指出的专利申请中的下列缺陷进行审查，复审请求人提出异议的，不予支持：
（1）依据驳回决定作出前已告知过复审请求人的其他理由及证据足以驳回专利申请的缺陷；
（2）与驳回决定所指出的缺陷性质相同的缺陷；
（3）驳回决定未指出的明显实质性缺陷；
（4）专利申请权利要求中增加的技术特征属于公知常识，导致专利申请权利要求缺乏创造性的。
【说明】专利复审主要是救济程序，例外情况下才是专利审批程序的延续，因此专利复审委员会依职权审查的范围应当予以限制。出于程序效率的考虑，并参照《专利审查指南》（2010）的有关规定，依职权审查的范围只限于四种情形，专利复审委员会不得随意扩大依职权审查的范围，以确保复审范围的稳定性、确定性。
4．第3条第（1）项“依据驳回决定作出前已告知过复审请求人的其他理由及证据足以驳回专利申请的缺陷”应当如何理解？
“依据驳回决定作出前已告知过复审请求人的其他理由及证据足以驳回专利申请的缺陷”，是指专利申请中存在的依据《专利法实施细则》第五十三条的规定应予以驳回且国务院专利行政部门在驳回决定作出前已告知过复审请求人但驳回决定未明确指出的缺陷。
【说明】专利行政部门在作出驳回决定前已将驳回决定未指出的缺陷告知过复审请求人，相当于对该缺陷进行过初步的审查，只是未明确作出认定，此时允许专利复审委员会对此缺陷进行审查，更有效率，没必要发回专利行政部门再次审查。
5．第3条第（2）项“与驳回决定所指出的缺陷性质相同的缺陷”应当如何理解？
“与驳回决定所指出的缺陷性质相同的缺陷”，指与驳回决定依据的事实和理由相同但驳回决定未指出的缺陷。
【说明】“性质相同的缺陷”，可以有广义和狭义两种理解，我们认为，应当采狭义的理解更合适，即限于与驳回决定依据的事实和理由相同但驳回决定未指出的缺陷。例如，驳回决定认定权利要求1的保护范围不清楚，如果权利要求2的保护范围也不清楚，但驳回决定未予指出，专利复审委员会可以对权利要求2的保护范围是否清楚进行审查。
6．第3条第（3）项“驳回决定未指出的明显实质性缺陷”应当如何理解？
“驳回决定未指出的明显实质性缺陷”，包括下列情形：
（1）专利申请明显属于《专利法》第五条、第二十五条规定的情形的；
（2）专利申请明显不符合《专利法》第二条第二款，第二十二条第四款，第二十六条第三款、第四款、第五款，《专利法实施细则》第二十条第二款规定的；
（3）专利申请的修改明显不符合《专利法》第三十三条规定，或者分案的专利申请明显不符合《专利法实施细则》第四十三条第一款的规定的。
（4）驳回决定仅指出专利申请权利要求之间存在引用关系的某些权利要求存在缺陷，而未指出其他权利要求存在同样的缺陷，不引入对所述缺陷的审查将得出不合理结论的。
【说明】除了不得引入新的证据进行新颖性、创造性审查之外，原则上专利复审委员会可以对《专利法实施细则》第53条规定的情形进行审查。第（1）、（2）、（3）项参考了《专利法实施细则》第53条的规定，第（4）项参考了《专利审查操作规程》的有关规定。
7. 第3条第（4）项“增加的技术特征属于公知常识”，应当由哪一方当事人承担举证证明责任？
专利复审委员会认定专利申请权利要求中增加的技术特征属于公知常识的，应当举证证明或者作出充分、合理的说明。
【说明】驳回决定指出专利申请缺乏新颖性的，复审请求人为了克服该缺陷，增加了技术特征。如果专利复审委员会认为该增加的技术特征属于公知常识，应当进行举证或者作出充分、合理的说明。
8.专利复审委员会超出第2条、第3条规定的依职权审查范围进行审查并作出复审决定的，应当如何处理？
专利复审委员会超出第2条、第3条规定的依职权审查的范围进行审查，并作出不利于复审请求人的复审决定，复审请求人提出异议的，予以支持。
【说明】专利复审原则上是救济程序，例外情况下才是专利审批程序的延续，因此应当对复审程序中依职权审查的范围进行严格控制，超出上述第2、3条的范围进行复审，复审请求人提出异议的，予以支持。
9．专利复审委员会引入驳回决定未提及的事实和理由维持驳回决定的，应当如
何处理？
专利复审委员会依职权审查的事项未超出第2条、第3条规定的范围，但其以驳回决定未提及的事实和理由维持驳回决定的，应当予以纠正。专利申请因该事实和理由不符合《专利法》和《专利法实施细则》有关规定的，可以依据《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第五十六条第（四）项的规定，驳回复审请求人的诉讼请求。
【说明】具体行政行为的作出应当符合三段论的推理规则。只有驳回决定的事实认定和法律适用足以支持其结论的，专利复审委员会才应当予以维持；如果驳回决定的事实认定和法律适用有错误，不足以支持其结论，专利复审委员会就应当纠正，不应当引入新的事实和理由予以维持。因此，对于专利复审委员会引入新的事实和理由维持驳回决定的做法，法院应当予以纠正。当然，如果基于新的事实和理由，专利申请确实不应当获得授权，在这种情况下，撤销复审决定、要求专利复审委员会重新作出复审决定，也没有必要，法院可以在纠正复审决定的不当之后，驳回复审请求人的诉讼请求。
10．专利复审委员会在依职权审查程序中未保障复审请求人程序利益的，应当如何处理？
专利复审委员会未将其依职权引入的证据和理由通知复审请求人，并且给予其在发回原审查部门继续进行的审查程序中应当享有的陈述意见的机会，复审请求人提出异议的，予以支持。
【说明】专利复审主要是救济程序，故程序利益保障是其优选的价值目标。首先，专利复审委员会应当将其依职权引入的证据和理由通知复审请求人，给予其陈述意见的机会；其次，复审请求人享有的程序利益保障标准不得低于专利申请被发回专利局重新审查时其应当享有的程序利益保障标准。理由是：目前专利复审实践中，专利复审委员会给予复审请求人的程序利益保障是一次“复审通知书”及一个月的答复期限，在依职权审查的情况下，这种程序利益保障对复审请求人是不利的，尤其是对于外国当事人更加不利。因此，尽管专利复审委员会可以依职权进行审查，但是在依职权审查程序中给予复审请求人的程序利益保障，不得低于专利申请人在专利申请被发回原审查部门继续进行的审查程序中应当享有的程序利益保障标准，唯有如此，才显公平。
来源：北京审判—北京高院知产庭
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