国外诉讼并非是延误美国诉讼的理由
在解决多个诉讼管辖权争议的情况下,会发生美国诉讼延误问题。美国联邦上诉巡迴法院(上诉法院)近期以简易程序对一起此类纠纷作出裁定:原告所提的专利发明人确认更名诉讼因国外诉讼而延误的请求理由被驳回。《Lismont v. Alexander Binzel Corp., Case No. 14-1846 (Fed. Cir., Feb. 16, 2016) (Chen, J).》
Lismont先生(原告)居住在比利时,他声称在1995年应一家焊接设备制造商Binzel-Germany(被告)的要求,开始研发一项制造程序。在其告诉被告制造程序的细节后,该被告以一Binzel的员工为名开始申请专利,而不是以Lismont先生作为发明人的名义。这三个相关的专利申请包括:
• 一项德国专利 ;一项专利合作条约(PCT)从德国专利申请优先权;一项美国专利从PCT申请要求优先权。美国专利是针对一种为在金属惰性气体焊接而制造的接头的具成本效益的方法。
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原告首先于2000年在德国提起诉讼,请求确认其是德国专利的真正发明人。在2002年他提交第二次类似指控。德国的诉讼最终被驳回,法院认为原告未能提供足够证据证明自己是发明人。
2012年,原告Lismont先生在美国通过35 USC§256美国专利法寻求发明人确认更名诉讼。在被告Binzel应诉后,决定以原告延误提出诉讼请求为理由请求法院做出简易判决,被告指出Lismont先生知道经由PCT申请的美国专利是在2002年颁发,但其却等待了10年后才在美国提出诉讼。
一审法院批准被告的动议,裁定原告的发明人确认更名诉讼因延误提出诉讼而被禁止。一审法院的结论是因为Lismont先生提出诉讼是其知道或者应当知道美国专利的发颁之间已超过六年的时间。一审法院进一步认为,原告未能提出证据来反驳延误诉讼,或提出合理延误诉讼的理由。 原告Lismont 先生提出上诉。
上诉法院对简易判决的裁定通常根据证据及事实按照公平原则重新进行审查(de novo),上诉法院审查了一审法院在做出该裁决时是否滥用了自由裁量权。就该延误裁决,上诉法院同意延误的推定适用,认为一审法院“正确确定Lismont先生没有提出足以反驳延误推定的任何真正理由。”在做出这一结论前,上诉法院驳回上诉人的两项主张:首先,法院认为Lismont先生延误的推定是不恰当的,即对该事件他一直在欧洲法院进行诉讼,以辩护主张他的发明人权利,因此他并没耽误美国的诉讼。对此上诉法院并未采纳,进而解释说,为了避免触发“延误”,Lismont 先生应该在美国专利颁发的六年内在美国开始他的美国专利发明权确认更名诉讼。
其次,Lismont 先生争辩说,他在欧洲诉讼的努力应可以用来反驳美国延误的推定。上诉法院也驳回了这一论点,发现一个国外的诉讼只能在其诉讼所在的国家免除原告的延误责任,而且原告有意以其在国外完成的诉讼来诉求其在美国的权利。因此,在美国的诉讼已经没有充分的通知或威胁。仅仅在外国司法管辖区开始专利诉讼和一个美国专利的存在,都不足以反驳延误的推定。
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