案号：
（2014）一中民五初字第0011号
（2014）津高民三终字第0023号
【裁判要旨】
被告将与原告注册商标基本相同的“小淑女”文字作为期刊名称、装潢使用，使用方式突出，足以误导公众，造成相关消费者混淆，故其行为构成对原告商标专用权的侵犯。
【案情介绍】
原告吉林省意林集团有限公司（下称意林集团公司）于2010年1月6日向国家工商行政管理总局商标局提出“小淑女”商标注册申请，并于2011年4月21日获得授权，核定使用商品为第16类，包含杂志（期刊）、图画等，专用权期限自2011年4月21日至2021年4月20日止。原告授权吉林摄影出版社使用“小淑女”商标，吉林摄影出版社与吉林出版集团于2012年4月出版《钢琴小淑女》期刊。涉案《Hello Kitty 小淑女》及《小淑女 Younglady》均系被告青岛出版社有限公司（下称青岛出版社）所出版。
法院认为，原告的商标专用权在有效期内，依法应受法律保护。该案被告青岛出版社出版的被控侵权商品系期刊，与原告注册商标的商品类别相同。被控侵权期刊《Hello Kitty 小淑女》封面上，“小淑女”字体虽略小于第一行的英文单词“Hello Kitty”，但对于中国读者来说，中文“小淑女”更为直观。右边的文字突显“小淑女”，如此突出使用，足以误导公众。被控侵权期刊《小淑女 Younglady》封面上，“小淑女”三个字不仅字体明显大于其他文字，而且用亮钻装饰，与封面其他元素对比，显得非常醒目。从版权页看，“小淑女”均作为期刊名称的组成部分使用，期刊名称的其他部分每期有所变化，但“小淑女”3个字无变化。综上，被告青岛出版社将与原告注册商标基本相同的“小淑女”文字作为期刊名称、装潢使用，使用方式突出，足以误导公众，造成相关消费者混淆，故其行为构成对原告商标专用权的侵犯。法院判令被告青岛出版社立即停止在其出版发行的《Hello Kitty 小淑女》《小淑女 Younglady》期刊上突出使用“小淑女”文字的侵权行为。
一审判决作出后，青岛出版社不服一审判决，向天津市高级人民法院提起上诉。二审审理期间，青岛出版社与意林集团公司达成和解协议，撤回上诉。
【法官评析】
一、“小淑女”商标的商标显著性较弱
商标系以保护商品商誉和防止消费者混淆为目的而使用的一种标识，主要功能在于区别商品或者服务来源，所以只有具有显著特征的标识才能被注册为商标，以便使消费者通过商标识别商品或者服务的来源。而商品的通用名称、分类或者仅描述商品的质量、数量的名词一般被认为不具有显著性，不得被注册为商标。根据商标的显著程度，商标一般被区分为创新性商标、暗示性商标、描述性商标和借用商标。创新性商标要求商标系为某类商品或者服务独创的，商标本身不传达任何关于商品或者服务的信息，甚至商标文字本身都非既存的表述，如 “iPhone”“海尔”等；而暗示性商标则以商标标识暗示产品或者服务的性质、性能等，该类商标如“美加净”“乐途”等；而描述性的商标则是直接描述商品或服务的某一特征，传递商品或者服务的信息，如“五粮液”“红河”等；借用商标系指将和商品或者服务没有任何联系的指代其他特定事物的词汇借用来注册为商标，该商标本身既非独创，亦不暗示商品或者服务的特殊品质，如“熊猫”“小米”等。
商标的显著性越高其区分功能便越强，商标的权能也就越大。商标的权能表现为积极全能和消极权能，积极权能是商标权人占有、使用并从中获益的功能；而消极权能是禁止权，禁止他人未经许可而使用商标的功能。从该案来看，淑女系社会上形容女性的通用名词，其本身不具有任何特定性。而在“淑女”名词之前加一个“小”字，无非是进一步限定了该名词的性质或范围，所以按照上述分类，“小淑女”商标应当属于借用商标。该借用商标因其所使用的标识系社会公共领域的公共知识，缺乏独创性，亦未经过使用而获得驰名商标的保护效果，因而在商标权的权能方面是比较弱的。该商标的权能较弱表现在消极权能方面，诸如他人在商品包装或者服务包装上描述性或者指示性使用 “淑女”或者“小淑女”都可能会构成商标的合理使用。但是这并非意味着，商标权能弱便不能得到充分保护，如果他人在商品或者服务上突出使用“小淑女”一词，在非正当使用的情形下，仍有可能会构成商标侵权。
二、被告在期刊封面对“小淑女”一词的使用系商标性使用
商标性使用是指商标权人在商品或者服务上标识商标，用以表明该商品或者服务的来源的使用方式，包括商标权人的商标性使用和侵权人的商标性使用。《中华人民共和国商标法》第四十八条对商标性使用进行了规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”商标性使用是建立商品或服务与商标权人之间唯一对应关系的使用，因而构成侵犯注册商标专用权的行为必须是将该商标作为区分商品或者服务来源的标识来使用。如果侵权人将商标权人的商标标注于自己提供的商品或服务上，并试图建立自己的商品或服务与该商标之间的特定联系，并在客观上导致消费者对该商标所标注的商品或服务来源产生混淆，则该行为构成商标侵权行为。如果他人对注册商标的使用并非意在表明商品或者服务来源，该使用行为便不是对商标进行的商标性使用，因而也就不构成侵权。
侵权人的商标性使用一般以商标权人的商标性使用为基础，系指侵权人使用了与注册商标相同或者近似的文字、图案等标识，用以指示自己提供的商品或服务的来源，而该标识的使用足以使相关消费者混淆侵权人与商标权人提供的商品或服务来源，使得消费者认为侵权人即是商标权人或者二者之间存在某种合法的法律关系。该案被告青岛出版社出版的被控侵权产品系期刊《Hello Kitty 小淑女》和《小淑女 Young lady》，并在该期刊名称中突出使用“小淑女”字样。与期刊名称其他部分对比，“小淑女”字样醒目且占封面主要部分。青岛出版社将原告意林集团公司注册商标“小淑女”作为期刊名称，并在期刊封面上以较大字体突出使用，造成其使用“小淑女”商标系正当使用的外观。被告在涉案期刊产品上以显著位置和较大字体标注“小淑女”字样，客观上使相关公众误认为涉案产品系由“小淑女”商标权人生产、销售或存在其他合法关系，使得相关公众将被控侵权产品与“小淑女”注册商标联系起来，起到了指示商品来源之作用，并足以导致相关公众的混淆。根据上述分析，被告青岛出版社在自己出版的期刊上突出使用原告注册商标，意在标示侵权期刊系来源于原告或经原告合法授权，属于商标性使用。
三、在期刊名称中突出使用他人注册商标构成商标侵权
《中华人民共和国商标法》第五十七条对商标侵权的认定标准进行了规范，根据该规定，商标法对商标侵权的认定并非一概以混淆为基础，而是区分不同情形，设定了两个判断标准：对于在相同商品上使用相同商标的行为及间接侵犯商标权的行为，不以混淆为必要要件；对于在同一种商品上使用近似商标、在类似商品上使用相同或近似商标，则以相关公众的混淆为要件。商标法作如此区分是因为商标侵权行为不仅表现为造成消费者的混淆，还表现为对驰名商标的淡化等其他形态，单纯的混淆标准不足以涵盖所有损害商标功能的行为。无论以混淆为基础的商标侵权行为，还是其他商标侵权行为，均以对商标基本功能的损害为法律基础。
《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条规定：在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。该案中，被告青岛出版社在其期刊名称中突出使用原告注册商标“小淑女”，且被告使用该注册商标的商品与原告注册商标核定使用商品属于同一种类，原告的突出使用行为意在误导消费者在原告与被告期刊之间建立联系，使消费者误认为该期刊系被告所出版或者经被告许可出版，导致相关公众混淆，故被告的行为侵犯了原告的商标权。（白俊勇 王颖鑫 作者单位：天津市第一中级人民法院）
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