美国案例简讯－RLMK－0137 12/15/2015 专利法：延误( laches) 仍然可用于专利诉讼案件 – SCA Hygiene Product域外法治

美国案例简讯－RLMK－0137   12/15/2015

专利法：延误( laches) 仍然可用于专利诉讼案件 –
SCA Hygiene Products v. First Quality Baby Products

在参考最高法院的在 Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer,Inc. 案的决定，美国联邦上诉巡迴法院召开全体法官审查本案，被告是否在专利侵权诉讼辩护可以用延误（laches)为防卫的理由？ 在分析后，联邦上诉巡迴法院认为，国会有意将延误应用于专利事务，将其编纂入35 USC §282（b）（1）专利法中。然而，联邦上诉巡迴法院提出，使用延误防守必需与Petrella和最高法院的其他先例一致。联邦上诉巡迴法院解释说，每当被控侵权人寻求使用延誤來阻止專利禁令或正在进行的緩解，例如, 只有在特殊情况下使用“延误”才可能排除被告不支付的权利金。SCA Hygiene Products AB et al. v. First Quality Baby Products LLC et al., Case No. 13-1564 (Fed. Cir., September 18, 2015) (en banc) (Hughes, J., concurring-in-part and dissenting-in-part).

2003年，SCA Hygiene Products（SCA）送信警告First Quality Baby Products（First Quality），是在成人尿布市场上的竞争对手，声称First Quality的Prevail® All Nites™产品侵犯了SCA相关成人尿布专利。First Quality回信，说明它找到在SCA专利之前早已有类似同样的尿布结构的专利，所以SCA的专利应该无效，从而排除First Quality侵权。

SCA没有回应First Quality的答复。相反的，在2004年，SCA请求USPTO根据First Quality专利来对其专利做重审。 SCA没有通知First Quality该项重审程序。在此期间，First Quality相信SCA已经放弃了对它所做的侵权指控，而继续投资并扩大其成人尿布产品线，包括收购另一竞争对手价值数百万美元的业务。

2007年，美国专利商标局（USPTO）证实了SCA的专利有效性。2010年8月，在重审结束三年多后，和自SCA最后一次与First Quality就关于此专利沟通的七年后，SCA提出控告First Quality专利侵权。一审法院中被告提出两项防卫（1）反驳原告延误和（2）不公平误导被告，一审法院批准First Quality的简易判决动议。 SCA上诉，认为引用Petrella案的决定先例，法院应不允许被告可以採用延误做为防卫的理由。在2014年9月，美国联邦巡迴上诉法院驳回了SCA的Petrella反驳和肯定了一审法院的关于延误的判决，但逆转了不公平误导的判决。 SCA提出申请，请求联邦巡迴上诉法院全体法官重审，和联邦巡迴上诉法院授予其请愿书，是关于以下两个问题：

1.鉴于Petrella，是有关著作权法上解决“延误”的案件，联邦巡迴上诉法院1992年在Aukerman一案中决定是否应被推翻？延误防御并不适用于专利法因为专利法中-限制损害告诉应于损害发生六年内提出告诉。

2.  因为没有法定的专利侵权诉求的年限限制，是否延误防御只可在某些情况下有效，用以禁止整个侵权诉讼的任何损失或法院颁发禁令？


对于第一个问题，联邦巡迴上诉法院检查以延误防御的历史后，根据美国国会的立法意图，并在这方面延用先例判决，联邦巡迴上诉法院综合Aukerman与Petrella两案指出，Petrella是从根本上分权考量，因为国会已经谈到，在著作权法侵权诉讼的时效性，从而消除被告使用司法制度上创建延误防卫理由。但是，法院认发现在专利法中不同的法定原则，虽然因为35 USC §286规定了对在申请日算起的六年内时间的限制侵权诉讼的法律补救办法，但35 USC §282又提供延误作为防御法律救济。因此，法院的理由是，尊重国会的立法权，最高法院在Petrella讨论中不适用根据专利法产生的问题。

联邦巡廻上诉法院分清著作权法和专利法侵权背景不一样，理由是著作权侵权需要复制的证据，无意可用为防卫，而是否有意（或仅是对专利的忽视 ）不能作为专利侵权的防卫。因此，法院裁定，当专利侵权人可能不知道他侵权时，可用延误的防卫在专利案中以降低原告损害的要求是有道理的 。在另一方面，在著作权侵权诉讼中潜在的被告通常是知道他或她的侵权风险，并通常可以判断自己的曝光和责任。因此，法院裁定，仍然维持延误是一个被告可以使用的防御，以法律救济专利侵权诉讼。
 
对正在延误中延误的应用
 
至于在何种程度上被告可以使用延误来减轻对原告的损害赔偿要求，联邦巡廻上诉法院重审Aukerman 因为Petrella，以及最高法院的eBay判决。联邦巡廻上诉法院注意到在专利案件颁发禁令时eBay 案使用四个因素来做决定，指出一审法院应考虑案情所有重要材料，包括关于延误，决定是否发出强制令时，与理解延迟能强制禁令缓解因为专利拥有人不会自动被授于禁令。
 
根据 Aukerman，Petrella和最高法院的 1888 年的Menendez 等案例，法院警告说，必须认清不公平误导的防卫和延誤的区分，被告提出不公平误导的防卫可阻止整个诉讼，而延誤不会。基于此，法院的结论是，没有特殊情况，延誤并不排除被告持续支付原告权利金支付或赔偿。
 
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请参考：
https://www.eff.org/files/2015/09/18/sca_v_first_quality_-_en_banc_opinion.pdf