如何处理商标独占使用双重许可纠纷？案例分析

日前，上海市高级人民法院审结上海帕弗洛文化用品有限公司（下称帕弗洛公司）、上海艺想文化用品有限公司（下称艺想公司）与毕加索国际企业股份有限公司（下称毕加索公司）商标使用许可合同纠纷一案。

据了解，毕加索公司系第2001022号“PIMIO及图”商标（下称涉案商标）的权利人。帕弗洛公司经授权获得了该商标的独占许可使用权。在帕弗洛公司的上述独占使用权存续期间，艺想公司与毕加索公司就涉案商标签订了独占使用许可合同，为该案纠纷埋下了隐患。

帕弗洛公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼称，艺想公司与毕加索公司恶意串通，签订涉案商标使用许可合同，非法剥夺了帕弗洛公司的独占许可使用权，损害了帕弗洛公司利益，两者行为应被认定为我国合同法所规定的“恶意串通，损害第三人合法利益”及“违反法律、行政法规的强制性规定”的行为，据此请求法院判令艺想公司与毕加索公司签订的商标许可使用合同无效，并共同赔偿帕弗洛公司经济损失100万元。

一审法院经审理认为，帕弗洛公司提交的在案证据并不足以证明两者为了实现损害帕弗洛公司合法权益的目的而实施了恶意串通的订约行为。因此，该案系争合同不属于“恶意串通，损害第三人合法利益”的无效合同。同时，系争合同的订立并未违反法律、行政法规的强制性规定，帕弗洛公司据此主张系争合同无效，亦缺乏事实和法律依据。

综上，一审法院判决驳回了帕弗洛公司的全部诉讼请求。

帕弗洛公司与艺想公司均不服一审判决，随后向上海市高级人民法院提起上诉。

二审法院经审理认为，毕加索公司与艺想公司在签订涉案商标使用许可合同时，均知晓帕弗洛公司与毕加索公司之间存在涉案商标独占使用许可关系，因而在重复授权情况下，艺想公司并不属于在后被授权之善意第三人，但尚无充分证据证明艺想公司有加害帕弗洛公司的主观恶意，亦无证据证明毕加索公司与艺想公司间存在串通行为，故难以认定此种合同行为属恶意串通损害第三人利益的行为。虽然涉案商标使用许可合同已成立并生效，但由于帕弗洛公司的独占许可使用权一直存续，毕加索公司已不能对涉案商标的使用权进行处分。鉴于毕加索公司实际上并未履行涉案商标使用许可合同之义务，艺想公司也就不能据此涉案合同获得涉案商标的使用权。由此，帕弗洛公司依据在先的独占使用许可合同已经形成的商标使用的状态，应认定未被在后的商标独占使用许可合同关系所打破，否则将有悖公平诚信原则、扰乱商标使用秩序并最终有损相关消费者利益。毕加索公司与艺想公司如就涉案合同产生纠纷，可通过追究违约责任等方式另案解决。据此，法院终审判决驳回上诉，维持原判。

行家点评：

傅钢，上海市协力律师事务所合伙人、律师：在经营中，存在部分商标权人为利益熏心而对外多重独占许可的行为，导致被许可人之间产生利益冲突及造成消费者混淆，该案即为非常典型的案例。该案二审法院在一审判决的基础上，对商标备案的法律意义、多重独占许可授权有效性的司法认定标准、恶意串通导致合同无效的条件作出明确回答，有助于明晰商标许可交易的法律规则、维护公平诚信的商标使用秩序。

在商标备案的法律意义方面，商标使用许可备案的规定采取的是备案对抗主义，即无备案，不得对抗；有备案，可以对抗，但被许可人是否善意在权利有效性认定过程中具有决定性意义。首先，从许可使用权的效力状态看，未经备案的许可使用权处于一种效力不圆满状态，即如果商标权人进行了重复授权，出现了善意第三人，未备案的在先被许可人不可以要求在后的善意第三人停止使用相关商标。其次，如果在后的善意第三人对商标使用许可进行了备案，其获得的使用许可权便产生了对抗效力，可以对抗包括在先未备案的被许可人在内的第三人。

该案中，法院认为艺想公司、毕加索公司均知悉帕弗洛公司与毕加索公司就涉案商标存在的独占使用许可关系，艺想公司相对于帕弗洛公司与毕加索公司之间的商标独占使用许可合同关系而言，不属于善意第三人。在此前提下，帕弗洛公司依据在先的独占使用许可合同已经形成的商标使用的状态，应认定未被在后的商标独占使用许可合同关系所打破，否则将有悖公平诚信原则、扰乱商标使用秩序并最终有损相关消费者利益。这表明法院认为在后被许可人的主观状态对其能否有效获得权利意义重大。

在恶意串通导致合同无效的认定条件方面，法院认为从恶意串通的构成要件看，既需证明主观上存在加害故意，又需证明客观上存在串通行为，对该条的认定适用了比较高的举证标准。

当然，在此类多重独占性授权纠纷案件中，商标权人往往起着关键作用，应该承担主要的责任，但由于原告诉讼请求的原因，在本案中不涉及其责任的处理，使得这一更加有警示意义的问题只能留待后续案件解决，值得进一步关注。

王佩佩，江苏纵联律师事务所知识产权部主任、律师：该案中，毕加索公司先后同帕弗洛公司和艺想公司签订了同一商标的独占实施许可合同，并且两份合同的存续期间存在交集，上海的两级法院对于两份独占许可合同的效力都认定为有效合同，而由此产生的纠纷则只能由当事方依据合同纠纷的相关法律规定另行需求解决的方式。

对于商标的独占许可合同，从法理的角度去理解其成立和生效的要件，应包括：合同双方当事人达成合意，即形成协商一致的许可合同;双方达成的许可合同并未违反法律或其他法规的强制性规定，包括一方以欺诈、胁迫的手段订立的损害国家利益的合同（恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同;合法形式掩盖非法目的的合同；损害社会公共利益的合同；违反法律和行政法规的强制性规定的合同）。另外，即使法律规定的商标许可合同应当向国家商标行政管理机关备案的情形，也不影响许可合同的成立和生效，只是未经备案或者备案过期的许可合同不得对抗“善意第三人”。

该案中，毕加索公司与帕弗洛公司签订的独占许可合同虽然已经过了备案的期限，但并不影响双方已经签订并且实际正在履行的独占实施许可合同的效力。艺想公司在明知毕加索公司同帕弗洛公司存在在先商标独占许可协议的情况下，仍然与毕加索公司签订新的针对同一商标的独占许可协议，则不能认定为“善意第三人”，在先独占许可合同的效力并不能受到任何影响。至于艺想公司与毕加索公司的商标独占许可合同的效力，虽然艺想公司不是“善意第三人”，但并不能据此推断其与毕加索公司存在恶意串通的情形，非善意不等于是恶意。同时该合同也并未违反法律或者法规的强制性规定，是许可方和被许可方达成一致所签订的许可合同，因此该合同具有相应的法律效力。