美国案例简讯 美国最高法院认为商标的套结（tacking）应由陪审团决定域外法治

美国案例简讯－RLMK－0123   5/15/2015
 
美国最高法院认为商标的套结（tacking）应由陪审团决定
 
2015年1月21日，美国最高法院对Hana Financial, Inc. vs. Hana Bank, et. al. 案一致决定关于商标实质性的问题，在商标诉讼案中有“套结”情形时，商标的优先权是由法官还是陪审团来决定 。
 
美国商标法，商标权利一般是以产品或服务的商标实际在市场上开始使用的日期相关。初审法院一直以来意識到商标开始使用日期决定需要一些弹性，因为不然的话商标拥有者的优先权在每次为即使是很小的修改后，因应顾客的喜好， 品牌的美学更新，配合新技術和营销策略， 商标都将被减低或失去效用。所以，各级法院决定商标拥有者，对用不同技術制作成的相似商标，可以以第一次使用日期来申请优先权；消费者会认为此两商标是没有区别的，那之前使用过的商标和修改过后的商标在“法律上的等同(legal equivalents)”成立。 因为运用这建设性的理论来尝试“套结”商标拥有者的早前商标第一次使用日，来用于之后修改的商标，这就是所谓的“套结”。
 
Hana Financial 和Hana Bank一案的争議诉讼到底是该由法官或是陪审团决定商标套结的可用性的广范的讨论。大法官Sotomayor撰写最高法院的意见，认为“因为套结的检验需要从一般消费者或顾客的角度来操做，所以应由陪审团来决定。”
 
案例背景
 
在2007年，Hana Financial 在加州中央区法院告Hana Bank商标侵权，声称使用“Hana Bank”是对HANA FINANCIAL造成侵权，Hanal financeial在1996年就在联邦註册其商标，且早在1995年就已第一次在市场上使用其商标。而Hana Bank反驳称其之前使用该商标且提出套结的说法。确实的说，在1994年它们公司在美国对韩国的金融服务的广告就使用HANA OVERSEA KOREAN CLUB商标，且广告中有包括“Hana Bank”的名字。在2002年，Hana Bank在美国成立具体公司且继续使用Hana Bank商标。根据其早在1994年就在美国市场使用HANA OVERSEA KOREAN CLUB商标，Hana Bank认为它们可将现在使用的Hana Bank商标和之前于1994年使用的商标套结起来以赢得优先权。
 
联邦法院初步批准Hana Bank商标侵权的简易判决，但此决定因为对优先权重要事实的真正问题的疑问，被美国联邦上诉第九巡廻法院推翻。重审时，此商标侵权案呈现在陪审团面前，且陪审团被告知商标套结的问题。当陪审团发现2002 HANA BANK和1994 HANA OVERSEA KOREAN CLUB商标在“法律上的等同”成立，而一致认为Hana Bank并没侵权，且也获美国联邦上诉第九巡廻法院确认，认为套结的主题是一个“事实敏感的调查”，应保留由陪审团决定。
 
最高法院
 
本案上讼到美国最高法院要求最高法院对商标套结到底是由法官还是陪审团决定的争議。对于商标套结的基本规定，大法官Sotomayor解释，当原始商标和修改后两个商标在“法律上的等同”，且对市场上的消费者来说是同样的商标，那么这两个商标就可算是套结。因此，由于可适用的测试得依靠“一般顾客”对商标的认同，最高法院指出这样的测试是理所当然的应由陪审团来负责，就像是在其它领域的法律案件，当问题是与一般大众相关的，就会要求一个事实相关的答案。
 
美国最高法院也驳回了所有Hana Financial的四个论述，因为商标套结的法律问题只由陪审团决定。首先，Hana Financial认为商标上“法律上的等同”的测试是涉及法规的应用， 严格上应属于法官的职务范畴。最高法院回应认为法律上是否等同的测试问题，是法律和事实兼具的，这一般由陪审团来解决。关于Hana Financial担心陪审团可能不当应用相关法规，最高法院认为通过仔细清楚的说明，此种顾虑是多馀的。大法官Sotomayor也指出此案在联邦法院阶段是由Hana Financial的说明引導陪审团做的决定。
 
Hana Financial的第二和第三个论述集中在法律的先例和一致性。认为陪审团对于商标是否套结的决定可能会造成“create new law”, 这应该靠之前的先例来解决。此外又延伸论述到认为陪审团对商标套结做的决定可能造成伤害商标系统做为一个整体的可预测性。美国最高法院认为Hana Financial的论述没有依据，且指出对待商标套结的问题不应该异于其它法律相关领域， 像是侵害他人民法权利和签合同，通常都需要陪审团出面应用法规到一个事实。
 
第四个论述Hana Financial认为商标套结问题应由法官决定，Hana Financial声称在历史上是由法官来解决商标套结的争議。最高法院回应，案子在法官审判或简易判决中，由法官做决定在程序上是对的。最高法院又确认联邦第九巡廻法院的判决，认为“当案件事实無法让法官在简易判决或法律上做出判决时，和当陪审团被要求做决定时，这商标套结争議就得靠陪审团来决定。”
 
 
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请参考：
http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-1211_1bn2.pdf