5/1/2015
NeuroRepair, Inc. v.
Nath Law Group
针对联邦法院对专利申请人和其委任的专利律师与专利申请相关的渎职罪是否有管辖权?美国联邦法院上诉法院的决定是联邦法院无此管辖权,并且将此案发回到州法院。NeuroRepair, Inc. v. Nath Law Group, Case No. 13-1073 (Fed.
Cir., Jan. 15, 2015) (Wallach, J.).
2009年,NeuroRepair 在 San
Diego 州法院提出一起州内渎职案,被告是原告雇用的专利律师和该律师所。根据NeuroRepair,被告没有及时帮它获得它该有专利及保护,因此原告受到损害。
根据 28 U.S.C. § 1338(a),联邦法院对“任何与国会法案下和专利相关的的民事案件”有管辖权,被告将此案移到了联邦法院。联邦法院的判决对被告方有利,之后NeuroRepair上诉,质疑联邦法院的管辖权。
就在本案判决几个月后,美国最高法院在Gunn v. Minton一案中,指示如果案子和联邦专利法 “相关,” 比如,它 “涉及了一个专利的问题:(1)有必要涉及;(2)实际存在纠纷;(3)属于实质上牵涉到;(4)能够在不影响国会批准的联邦-州协调的基础上寻找到解决问题的途径。Gunn一案中美国最高法院解释,“雇用专利律师渎职案如果和专利问题有关,虽罕见,但是在 § 1338(a)的定义下确实和联邦专利法有关。”
应用Gunn,联邦法院作出结论,联邦法院不具备对NeuroRepair的案子的管辖权。联邦法院判决,该案与Gunn提出另个因素中不符合,除了“实际存在纠纷”这点符合,因为双方是在是否及时获取专利同样保护权限的专利的能力问题上存在纠纷,如果没有其被指控的不道德行为。转到其他因素上,联邦法院解释道,此案中的专利问题并非 “有必要涉及,” 因为诉状列出了多重的基础通常情况下法院是会在不需要审理任何专利相关的问题时也会作判决的赔偿。
联邦法院同时判决道,专利问题并不是 “实质性问题”。 “实质性问题”是指,专利问题,从整体上,重要到对于联邦系统都很重要,而不仅仅是对原告和被告来说重要。正如法庭所解释的,非独一无二的因素说明“实质性问题”,包括了是否“本案的处理在与一个单纯的联邦法问题”,和是否 “法院解决问题的方案会不会控制到很多其他案件的结果”。此案中,联邦法院判决不存在需要处理的 “单纯的联邦法问题” 因为相关问题可能是关于事实的取证,而不是“对联邦法的理解,” 而且,也由于联邦法问题只是在众多元素中的一个,并且“或许甚至不是州内诉讼理由中重要的一部分”。
联邦法院同时观察到,州法院对专利问题的解决法案是不太可能“控制到很多其他案件的结果”的,因为专利法只应用于决定最初专利保护项的正确性的假设问题,这样的假设问题就从来不是授予的专利;恰恰相反,它是“影响任何专利的保护权限”或者“要求解决一个新的专利问题的办法”。对于Gunn中的最后一个因素,联邦法院判决,本案中维护联邦的权力需求,联邦法院“并没有高过州需有权利管理州内律师的行径 ”。
© Copyright 2015 Kao H Lu
www.ryderlu.com
请参考:
http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1073.Opinion.1-12-2015.1.PDF