美国案例简讯-RLMK-0114 1/1/2015
美国专利商标局(USPTO)对知识产权(IPR)的行政决定是“最终和不可上诉的”
对于PTO和上诉委员会(PTAB)有关IPR的审查,美国联邦法院是否有管辖权?美国维吉尼亚州东区联邦法院根据法规称因其缺乏管辖权;并发现相关法规的语言是“相当明确”的,就是USPTO对IPR的诀定是最终的,是不可上诉的。Dominion Dealer Solutions, LLC v. Lee, Civil Action No. 3:13CV699 (E.D. Va., Apr. 18, 2014) (Payne, J.).
在加州联邦法院Auto Alert 对Dominion Dealer Solutions(Dominion)起诉,称Dominion涉嫌侵犯其五项专利。对此,Dominion向USPTO针对这五项专利提出请愿要求USPTO审核该五项专利有效性。向USPTO提出IPR请愿同时,Dominion也在加州联邦法院提出暂缓专利侵权诉讼的动议。加州法院核准“暂停侵权案专利诉讼,包括任何的上诉。”PTAB拒绝Dominion的IPR的请愿。之后Dominion提出请求重审其请愿,也被PTAB拒绝。
然后Dominion遵从行政程序法(APA),在维吉尼亚州联邦法院提起诉讼,声称PTAB的决定是独断的,反复无常的,滥用自由裁量权的,违反了法律。PTO提出反驳动议,称联邦法院因缺乏管辖权,法院需以驳回。
为解决PTO的动议,维吉尼亚州联邦法院解释本案需引用两法规:APA的部份,美国最高法院曾表示需“赋予一个诉讼原因”, 用以对行政机构的诀定可以提出诉讼要求司法审查;Leahy-Smith America Invents Act(AIA)的部份则给予PTO为管辖处理专利的审查机构。
APA法案提供司法对行政机构的诀定有经由司法诉讼审查的能力,联邦法院指出,APA在授予司法审查上还是有一些限制。例如当其他法规排除司法审查时, 就会有所限制。为了决定是否和在何种程度上被特定的法规排除司法审查,联邦法院得看法规的明确语言,以及其法规计划的结构,相反的,有时还涉及其立法的历史和行政诉讼的本质。联邦法院认为,在APA下有一个很强的推定,即国会准许用司法诉讼挑战行政机构决定审查权。
维吉尼亚州联邦法院发现,AIA不同意这种很强的推定,并拒绝Dominion的论点。法院发现AIA的措辞:“USPTO所决定的关于是否寻求此部份所指的当事人之间的审查应是最终的,和不可上诉的”- 这点是“非常明确的。”
按联邦法院驳回Dominion的说法,Dominion说其在维吉尼亚州联邦法院案件不算是上诉,事实上Dominion做出了法律战术策略,称其提交为投诉而非“上诉”,以避免触发最终在加州联邦法院的暂停。
联邦法院也驳回Dominion的论点,其声称法规并没排除有些PTAB法律问题可以寻求维吉尼亚州联邦法院上诉。但新AIA的立法显示国会打算以AIA和IPR的来方式处理,以降低专利诉讼在联邦法院的数量和简化专利管理的过程。
联邦法院更进一步驳回Dominion的论点,即“最终和不可上诉的”语言只是排除决定授予IPR,并不适用于决定拒绝IPR。联邦法院再次依照AIA本身明确的语言,认为Dominion的立场“显然是站不住脚的。”
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请参考:
http://www.reexamlink.com/wp-content/uploads/2014/04/EDVA-order-dismissing-Old-Dominion-APA-Action.pdf