中美商标申请要求优先权之对比律师维权

                                               集佳知识产权代理有限公司　赵婷婷

优先权是法律上基于特殊政策性考虑而赋予某些特种债权或其他权利的一种特殊效力，以保障该项权利能够较之普通债权而优先实现。知识产权中的优先权原则源自1883年3月20日在巴黎缔结的《保护工业产权巴黎公约》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property），简称《巴黎公约》。该公约是世界知识产权组织管理下的条约之一。

根据《巴黎公约》第四条规定“已经在本联盟的一个国家正式提出专利、实用新型注册、外观设计注册或商标注册的申请的任何人，或其权利继承人，为了在其他国家提出申请，在以下规定的期间内应享有优先权。依照本联盟任何国家的本国立法，或依照本联盟各国之间缔结的双边或多边条约，与正规的国家申请相当的任何申请，应认为产生优先权。”换句话说，在一定期限内，申请人提出的在后申请与其他人在其首次申请日之后就同一主题所提出的申请相比，享有优先的地位，这就是优先权一词的由来。

然而，不同国家对于要求优先权的规定不尽相同。美国的商标制度可谓在世界范围内独树一帜。随着中美贸易的迅速发展，越来越多的中国企业走出国门，将产品出口到美国。由于商标保护具有地域性，从而需要在美国进行商标注册申请，因此我们有必要了解一下美国商标申请的相关制度。笔者下面就商标方面中美两国关于要求优先权的一些问题进行简单的介绍与对比。

一、        主体资格要求

根据《巴黎公约》第二条规定，“本联盟任何国家的国民，在保护工业产权方面，在本联盟所有其他国家内应享有各该国法律现在授予或今后可能授予各该国国民的各种利益”， “对于本联盟国家的国民不得规定在其要求保护的国家须有住所或营业所才能享有工业产权”，并且《巴黎公约》第三条规定，“本联盟以外各国的国民，在本联盟一个国家的领土内设有住所或有真实和有效的工商业营业所的，应享有与本联盟国家国民同样的待遇。”也就是说，凡是巴黎公约成员国的国民或法人，或是在巴黎公约成员国有住所或是真实有效的工商业营业所的申请人，均可以享受各成员国在工业产权方面提供的优惠政策，其中包括要求优先权。

我国2013年最新修正的《商标法》第二十五条规定“商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内，又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者按照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。”这里所说的国际条约或协定一般指《巴黎公约》，而在实践中申请人基于非巴黎公约成员国的申请也可根据相互承认优先权的原则，享有优先权。如欧盟并非巴黎公约成员国，但是基于对等原则，欧盟申请人在中国办理商标申请时可以享有优先权。同样，我国申请人到欧共体办理商标注册申请时也应当享有优先权。

美国《商标法》规定，申请人可以基于以下条件要求优先权：（1）申请人原属国是巴黎公约成员国，或该原属国与美国达成协议，承认其享受优先权，或该原属国为享受国民待遇的非成员国；（2）优先权基础申请国是巴黎公约成员国，或该原属国与美国达成协议，承认其享受优先权，或该原属国为享受国民待遇的非成员国。如申请人不能同时满足以上要求的，则无法在美国要求优先权。值得注意的是，申请人的优先权基础申请不一定要求是在申请人原属国递交，只要申请人国籍与优先权基础国籍均属于巴黎公约成员国即可，即中国企业可以依据其在加拿大提交的商标申请，在美国要求优先权。

从以上可以看出，对于要求优先权的主体资格，我国与美国的规定并没有太大的差异。

二、        文件要求

根据《巴黎公约》第四条规定，“任何人希望利用以前提出的一项申请的优先权的，需要作出声明，说明提出该申请的日期和受理该申请的国家。每一国家应确定必须作出该项声明的最后日期。”“本联盟国家可以要求作出优先权声明的任何人提交以前提出的申请（说明书、附图等）的副本。该副本经原受理申请的机关证实无误后，不应要求任何认证，并且无论如何可以在提出后一申请后三个月内随时提交，不需缴纳费用。本联盟国家可以要求该副本附有上述机关出具的载明申请日的证明书和译文。”

根据我国《商标法》第二十五条规定，“……要求优先权的，应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明，并且在三个月内提交第一次提出的商标注册申请文件的副本；未提出书面声明或者逾期未提交商标注册申请文件副本的，视为未要求优先权。”同时，我国《商标法实施条例》第二十条规定，“依照商标法第二十五条规定要求优先权的，申请人提交的第一次提出商标注册申请文件的副本应当经受理该申请的商标主管机关证明，并注明申请日期和申请号。”

这里应指出的是，优先权证明必须由原申请国商标主管机关出具，而非其他组织。并且证明文件应附中文译本。仅由国外的某律师事务所出具的一个证明，是不符合规定的，我国不予采纳。

与中国相比，美国对享有优先权的文件要求则显得十分简单。申请人只需要在申请中声明要求优先权，说明优先权的申请日、申请号以及原属国，且在自优先权申请日起的六个月内提出申请，即可享有优先权，无需提供优先权文件。

三、优先权成就条件

根据《巴黎公约》第四条规定“正规的国家申请是指足以确定在有关国家中提出申请日期的任何申请，而不问该申请以后的结局如何。”及第六条对于商标独立性的解释，“商标的申请和注册条件，在本联盟各国由其本国法律决定。”，“但对本联盟国家的国民在本联盟任何国家提出的商标注册申请，不得以未在原属国申请、注册或续展为理由而予以拒绝，也不得使注册无效。”可以看出，申请人只要满足了要求优先权的形式规定，即可享有优先权。不管该基础申请后来被驳回，异议，或是撤销，都不影响其作为优先权的有效基础。同时，也不应考虑此申请是否曾以另一件在先申请为基础享有过优先权。

以上规定与我国对于优先权申请的审理标准相同，不要求基础有效。美国有关优先权的成就条件与《巴黎公约》的要求基本一致，但在此基础上，由于美国特有的商标制度，使得其对要求优先权的基础申请进行了额外的规定。

美国《商标法》是在自身判例法的基础上发展起来的。就商标申请制度而言，美国为在先使用原则，而中国为在先申请原则。在美国获得商标权利的前提条件是该商标必须在美国使用。目前，在美国可基于以下基础进行商标申请：（1）基于在美国商业中的实际使用，即Use in commerce，需要在申请之时递交商标在美国商业中的使用证据；（2）基于在美国商业中的意向使用，即Intend to use，需要在核准之前递交商标在美国商业中的使用证据；（3）基于国外已注册的申请，即Foreign registration，无需在核准之前递交商标在美国商业中的使用证据，但仍需要在商标注册5-6年后递交使用证据； 以及（4）基于在先六个月的优先权申请，即Foreign priority。由于采用此种方式申请的商标一般还没有在商业进行使用，故需要与意向使用声明结合。

以第四种方式提交申请时，如申请人的基础申请在原属国顺利获得注册，则可以取消意向使用基础，递交优先权申请的注册证书及翻译后，便可以获得美国注册，且无须递交使用证据。如申请人的基础申请在原属国未能顺利注册，例如遇到了驳回，异议等情况，申请人也可在保留优先权日的情况下继续美国注册流程，但在这种情况下，申请人需要在商标最终获得注册之前提供使用证据。

美国市场无疑是众多企业很向往的，但是由于提交使用证据的严格要求往往使人望而却步。很多保守的企业一般会选择以第三种申请方式，即基于国内注册申请美国商标。但笔者认为，对于尚未在美国实际使用商标，却把美国作为企业重点发展对象的申请人，以国内申请基础主张优先权来申请美国商标是个不错的选择。申请人可不必在递交申请之时明确说明是否要求完善国内基础。若美国商标申请审查顺利，且在审查期间申请人已经在美国开展了实际使用，则可放弃完善申请基础，直接以递交使用证据的方式获得注册。如申请人国内基础短期内无法确权的，申请人可要求搁置美国申请，待国内基础稳定后再进入后续注册程序，这样既享受了较早的申请日，也可短期无需因证据问题而担心。

与美国以上规定类似的，还有菲律宾。但菲律宾在沿袭美国商标法的基础上，对优先权进行了特殊规定。如申请人要求优先权，则需要在商标获得注册前递交基础注册证书，如未能按时递交且没有申请延期一年递交的，则视为未要求优先权。但此种强制性的规定比较罕见。

目前在世界范围内的大部分国家，申请人符合了要求优先权的形式要求，便可享有较早的申请日，且并不要求优先权的基础的有效性。可以说，要求优先权是百利而无一害的做法。优先权使得商标申请人在实质审查中占据一定优势且不致由于两次申请日期的差异而被第三者钻空子抢先申请注册。在这里，笔者要提醒申请人注意的是，各个国家在加入《巴黎公约》之时也会根据本国法律作出一些特别的规定，我们在递交主张优先权的申请前，要对各国关于要求优先权的规定进行了解，巧妙地运用，以便更好地维护权益。