专利创造性答复之容易想到的思考
作者：曹治丽 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 18510919630（feifei304385774）
摘要：
专利的创造性根据评判者的检索水平，检索习惯，检索方式的不同而不同；即使是提供相同的对比文献，不同的审查员也能审出不同的结果，同样不同的代理人也能答出不同的结果，这其中不乏有水平经验以及处事态度和风格的原因，更有不同的人之间的主观认定因素。
Abstract:
The inventiveness of a patent may vary depending on the level of searching for patnets, search habits and search methods of the judge. Even if the same cited documents are provided, different examiners will get different results, likewise, and different patent attorneys will obtain different results in responding to the same Office Action, which may due to experiences, attitudes and styles of doing things, and moreover may determinded by subjective factors of different people.
关键词：创造性 容易想到 突出的实质性特点
Key Words: inventiveness; easy to conceive; prominent substantive features
一、专利的创造性
1.专利的创造性：相对客观，绝对主观
《专利法》中规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。”
专利的创造性，由于检索水平，检索习惯，检索方式的不同，不同的审查员能审出不同的结果，不同的代理人能答出不同的结果；即使是提供相同的对比文献，不同的审查员也能审出不同的结果，同样不同的代理人也能答出不同的结果，这其中不乏有水平经验以及处事态度和风格的原因，更有不同的人之间的主观认定因素。
2.专利创造性判断标准的影响
若判断标准过于严格，则会导致本应获得授权的发明创造不能被授予专利权，从而可能导致真正应当获得保护的发明无法获得保护，挫伤申请人发明创造的积极性，与专利法“保护专利权人合法权益、鼓励发明创造，促进科学技术进步和经济社会发展”的立法宗旨不尽一致。
二、“容易想到的”作为评判创造性标准存在的问题
1.“容易想到的”包括哪些范畴
实际在处理专利的实质审查及答复的过程中，公知常识，常用，常规，惯用技术，设计手段，有限次实验即可得到，本领域的普通技术人员容易想到，本领域普遍需求及设计，对于本领域的技术人员来说是显而易见的，并不需要付出创造性的劳动，本领域技术人员采用常规手段可自行选择和设置的，将……用于……并没有技术障碍等等被认为是容易想到的。
“容易想到的”作为评判标准本身就存在一定的主观性，由于审查员在审查的过程中是先看到专利的技术方案，这样就很容易拿“可能”当“容易”，从而导致犯事后诸葛亮的错误。
既然发明人能想到，那么普通技术人员只要朝这个方向想就一定能想到才是逻辑思路的正常的走向，将这种逻辑走向直接定位为“容易想到的”，并用来否认发明专利技术方案的创造性。
2.“容易想到的”作为判定标准的不合理性
实践中，生化领域的大多数审查员习惯用其自认为“容易想到的”判断来批驳否认专利申请的创造性，但是从审查指南来看，判断发明是否有创造性要判断的是要发明的技术方案相对于现有技术是否显而易见，而不是“容易想到的”，因此审查员使用“容易想到的”而不是用“显而易见”来批驳创造性显然是违反审查指南有关专利申请创造性的规定的。
（1）结合审查过程并还原发明过程来说明
“发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务”。[1]
三步法的顺序：先找到区别技术特征再预期所要解决的“技术问题”和“技术效果”，有违于发明创造的逻辑思维顺序，容易导致事后诸葛亮的问题；而发明人研发的过程则是先发现要解决的技术问题再寻找技术方案从而导致与现有技术之间存在“区别技术特征”。
（2）答复：首先了解现有技术，发掘现有技术存在的缺点和不足，针对其提出要解决的技术问题，并寻找解决的办法，将解决办法结合到现有技术中形成发明，从而对比审查员的评述思路和发明过程，找到答复的突破口。
三、审查指南中对创造性评判的标准
1．专利法第22条
发明具备创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。因此，发明只要具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”就具有创造性。
判断发明是否具有突出的实质性特点，是要判断对本领域的普通技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术而言是否是显而易见。
如果发明相对于现有技术而言是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，发明相对于现有技术而言是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。
审查指南判断是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。
（1）确定最接近的现有技术；
（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；
（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。[2]
在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。
下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：
（ = 1 \* roman i）所述区别特征为公知常识……
（ = 2 \* roman ii）所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，……且作用相同。
（ = 3 \* roman iii）所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，……且作用相同。
2.“容易想到的”并不影响发明的创造性
专利申请是否具有突出的实质性特点的审查依据是审查发明是否是“显而易见的”。而“容易想到的”的判定在审查指南中并不能找到依据。
3.审查指南第二部分第4章第６.１创立发明的途径
不管发明者在创立发明的过程中是历尽艰辛，还是唾手而得（即容易想到的），都不应当影响对该发明创造性的评价。[3]绝大多数发明是发明者创造性劳动的结晶，是长期科学研究或者生产实践的总结。但是，也有一部分发明是偶然做出的。因此审查员不应该也不能用“容易想到的”为否定创造性的理由。
实践中，一些审查员拿“可能”当“容易”，是事后诸葛亮的行事作风，是不尊重证据的严重的原则性问题。而拿普通技术人员向这个方向想一定能想到，来否定普通技术人员不容易想到的事实是有失偏颇的，发明人创立发明的当时，技术进步的情况并不诱导普通技术人员向这个方向想。
4.思考
在审查指南的规定中“容易想到的”可以具有创造性，“显而易见”则没有创造性。容易想到某一区别技术特征也是一个错误的论断，违反了审查指南创造性判断的基本原则。把创造性判断的客观性主观化，抹杀了创新，这种错误是非常危险的，这对于建立“创新中国”是非常不利的。如果没有客观依据，不依据指南中的三种启示来判断创造性，那么对任何区别特征都可以用“容易想到”来界定，专利授权的前提是必须要要求充分公开，所有的技术特征或组合成技术特征的部分必须已经存在于现有技术中，否则没充分公开无法实施。因此，对所有的区别技术特征审查员都可以用主观的“容易想到”来阐述，专利则不复存在了。因此如果对法律概念的创造性没有真正理解，那么，越是了不起的发明越相对简单，越是与现有技术差别小的技术可能市场越大，因而越容易被审查员认为是“容易想到的”，则大量创新申请专利仅仅因为对创造性这个法律概念的理解不准确就被扼杀。
四、“容易想到的”类审查意见的几种解决方案
实践中，区别技术特征在不同的现有技术环境中可以解决不同的技术问题，区别技术特征所能达到的技术效果需要依赖于该项区别技术特征应用的整体环境，因此，实践中需将技术方案作为一个整体来考虑，需综合发明的背景技术、发明的技术方案、区别特征内部之间可能存在的相互作用、以及对比文件来考虑区别技术特征在发明中所解决的问题，避免将区别技术特征独立出来，从而脱离三步法所确定的判断思路。
1.属于公知常识的几种类型的审查意见
（1）区别技术特征不仅包括公知常识部分，还包括其他的技术特征，则可以和审查员进行争辩其他的技术特征部分，不用单独论述公知常识的问题。
（2）区别技术特征确实是本领域的公知常识，本申请确无创造性。
（3）区别技术特征确实是本领域的公知常识，与对比文件的结合不是显而易见的，侧重论述没有结合的启示。
首先考虑有没有结合的动机；其次考虑涉案发明并未完全公开最接近对比技术的其余的特征部分是否对结合存在某种阻碍；再次还可考虑，涉案发明与最接近对比技术相同部分以及不同部分之间是不是会导致在内部作用机理的不同。
（4）审查员指出的公知常识不是本领域的公知常识。向审查员证明不是公知常识或者让审查员进行公知常识的举证。
五、案例分享
1.案例1（201510197846.3）：分析最接近的对比文件是否在整体上存在或启示出需要改进的动机
（1）涉案专利权利要求1：一株耐高温高湿的布拉迪酵母菌（Saccharomyces boulardii），其保藏编号为CGMCC No.10381。
（2）OA1：…… “由于在大多数的只要过程中涉及到采用高温度和将材料置于一定相对湿度的环境中，对材料进行处理。本实验中将布拉迪酵母菌置于60℃、75%相对湿度的环境中保存1天，该菌株仍具有繁殖能力。”……该布拉迪酵母菌具有耐高温高湿的特性。二者的区别在于：权利要求1限定了布拉迪酵母菌的保藏编号。……权利要求1实际解决的技术问题是提供一种替代的布拉迪酵母菌株。
……布拉迪酵母菌作为一种益生菌，其在药物、饲料制备中广泛应用，这是本领域的常规选择。……不具备专利法第22.3款规定的创造性。
（3）意见陈述
权利要求1请求保护一株保藏编号为CGMCC No. 10381的耐高温高湿的布拉迪酵母菌株，
区别技术特征为：①耐高温高湿；②限定保藏编号。
实际解决的技术问题是提供一株作为饲料添加剂具有较高活性的耐高温高湿的布拉迪酵母菌。
首先，技术人员没有动机做改进发明
如若真如审查员所说，本领域技术人员可推知，对比文件的布拉迪酵母菌具有耐高温耐高湿的特性，那么对比文件1并不存在任何缺陷，其中并没有给出启示的改进之处，那么本领域技术人员没有动机在对比文件1的基础上从而得到本发明技术方案。因此不是显而易见的。
此外，针对区别特征①，对比文件1中的布拉迪酵母菌仅公开在60℃、75%相对湿度的环境保存的数据，而60℃、75%的相对湿度在本领域来说充其量也就是中温中湿度，甚至都不属于中温而属于低温低湿度。而本发明的布拉迪酵母菌在100%湿度110℃和130℃高温下分别处理30s、45s和60s，存活率保持在64-83%，而该耐高温耐湿的能力使本发明的布拉迪酵母作为饲料添加剂在进行高温高湿处理过程中保存较高的活性。因此权利要求1具有显著的进步。
……,即使发明人本人并且用已知甚至是本发明中同一来源的布拉氏酵母也并不一定必然能获得本发明布拉迪酵母菌CGMCC No. 10381。本领域技术人员可以根据对比文件1以及其他现有技术并进行适当调整制备得到一批又一批布拉迪酵母菌株，但是其并不能保证必然能获得与本发明布拉迪酵母菌株一模一样的布拉迪酵母菌株。本发明所使用的方法是可重复的，但结果是不可重现的，因此本发明将所得细胞保藏，请求保护所保藏的细胞株。因此权利要求1的技术方案不是显而易见的，具有突出的实质性特点。
再者，权利要求1的布拉迪酵母菌株具有有益的技术效果。
……，权利要求1具有创造性.
2.案例2（201510407984.x）：区别导致作用机理的不同
（1）涉案权利要求1：一种具有变换和吸附净化性能的催化剂载体，其特征在于，原料组分包括：
改性铝土矿，5-15重量份；
氧化铝或拟薄水铝石，40-60重量份；
氧化镁或氢氧化镁，20-40重量份；
所述改性铝土矿采用如下方法制备：
先对天然铝土矿进行酸处理，再用蒸馏水洗涤至洗涤液呈中性，经过滤、干燥即得所述改性铝土矿。
（2）OA1：权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1的区别在于：对天然铝土矿进行酸处理的改性处理。权利要求1请求保护的技术方案所要解决的技术问题是对载体进行除杂扩孔。
然而，对催化剂常用的黏土类载体，进行酸处理或水热处理都是本领域的常用技术手段，根据本领域的公知常识，经过酸处理，黏土类载体的表面积孔体积、主要孔半径均获得增大（参见……），这主要源于酸处理去除杂质，也能去除孔中的杂志，因此对该类载体，例如铝土矿进行酸处理进行除杂扩孔是本领域的常用技术手段。
……,不具备专利法第22.3款所规定的创造性。
（3）意见陈述
区别技术特征：改性铝土矿的处理方法不同，本发明：先对天然铝土矿进行酸处理，再用蒸馏水洗涤至洗涤液呈中性，经过滤、干燥即得改性铝土矿。
实际解决的技术问题是提供一种能适用于高浓度CO、高汽气比和高压原料气的具有变换和吸附净化性能的催化剂载体、基于该载体的催化剂。
D1中对天然铝土矿进行进行水热处理可使不规整的天然铝土矿小颗粒通过溶解和重结晶生长为大的可作为构筑单元的片状硅铝酸盐材料，并进一步的相互堆积，生成具有大的孔径和孔容积的多孔改性铝土矿；而权利要求1中是先进行酸处理，再洗涤至中性。酸处理可将天然铝土矿中含有的大部分氧化铁除去，使得改性铝土矿中存在大量高活性的硅铝酸盐化合物，在制备催化剂时，硅铝酸盐化合物可作为低熔点的助熔剂并能够显著提高焙烧过程中镁离子和铝离子的迁移速率，促进低温下MgAl2O4相的生成，同时消除了易发生水合反应的MgO和Al2O3的生成，并且由于生成的MgAl2O4相内部各离子之间主要以强的离子键相互连接，从而使得……具有较强……，可耐受……，有效避免……。因此本发明方法处理后的改性铝土矿与氧化铝或拟薄水铝石、氧化镁或氢氧化镁等原料组分的作用机理不同于D1，因而本领域普通技术人员不可能从D1得到任何启示，是非显而易见的。
此外，审查员认为对粘土类载体进行酸处理是本领域常用的技术手段，但粘土类载体有很多种，因此酸处理的具体工艺参数也会不相同，同时没有任何现有技术曾公开先将天然铝土矿进行酸处理，再洗涤至中性可以除去铝土矿中所含有的大部分氧化铁，使得改性铝土矿中存在大量高活性的硅铝酸盐化合物，进而使其与氧化铝或拟薄水铝石、氧化镁或氢氧化镁等原料组分产生相互作用得到能达到本发明所声称的技术效果的催化剂。因此权利要求1不是本领域常用的技术手段，是非显而易见的，具有突出的实质性特点。
而本发明权利要求1的对天然铝土矿的处理方法在使得所得的改性铝土矿与其他原料组分产生与对比文件1不同作用机理的相互作用的同时，也使得所得改性铝土矿的比表面积高达233m2/g，孔容高达0.46ml/g，进一步使得所制备的催化剂载体对油污、粉尘等大分子杂质颗粒具有较强的吸附净化能力。除此之外，本发明催化剂…….具有有益的技术效果，具有显著的进步。
综上所述……具有专利法第22.3款规定的创造性。
六、延伸与总结
1．善于发现发明创造内部的独特机理或者起关键作用的组分或工艺因素，同时依据技术效果进行佐证，找出答复的突破点为看似无望的创造性答复指明方向；
2.公知技术中该类特征是如何应用的，而涉案专利中并非如此，解决的技术问题与公知的也并不一致，因此并没有将公知技术应用于对比文件1的启示；
3.结合发展历史和解决此类技术问题时，往往采取的技术方案，说明利用技术特征解决该类问题并不容易想到，或存在反向技术启示、甚至是克服了技术偏见。
文献注释：
[1] 参见《专利审查指南2010》的第二部分第四章
[2] 参见《审查指南2010》的第二部分第4章3.2节
[3] 参见《审查指南2010》的第二部分第4章2.发明创造性的概念2.2突出的实质性特点
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