蒋孔宋司法政策与涉外定牌加工侵权
编者按:
自2001年中国加入WTO，中国经济步入快车道，涉外定牌加工经济形式方兴未艾，十多年来因涉外定牌加工产生的侵权纠纷，主要涉商标侵权与否的争议，一直存在先后不同的做法和声音；
作者分别整理了最高人民法院知识产权庭负责人主持工作期间先后的不同做法，以期对涉外定牌加工的商标侵权认定情况作个梳理～
最高人民法院知识产权庭负责人“主持工作期间”统一简称“时期”：
蒋志培时期（2000年8月—2008年8月）；
孔祥俊时期（2008年9月—2014年月，其中2008年9月-2009年8月副庭长主持工作）；
宋晓明时期（2014年9月－ 至今）；
目录
一、涉外定牌加工的类型
二、涉外定牌加工是否构成侵权的司法政策和典型案例
三、涉外定牌加工商标侵权的判定原则
（一）地域性原则
（二）混淆性原则
（三）诚实信用原则
（四）利益平衡原则
四、涉外定牌加工商标侵权的构成要件
（一）商标法意义上的商标使用（混淆性的商标使用行为、标识性的商标使用行为）
（二）损害结果
五、涉外定牌加工的公共政策考量
（一）地域性与全球化、互联网的冲突与协调
（二）贴牌生产与鼓励自主品牌的政策平衡
六、涉外定牌加工商标侵权的界限
一、涉外定牌加工的类型
（一）以模式划分
1.OEM
2.ODM
3.反向OEM：境内生产厂家收购境外采购商，贴境外采购商的商标进行加工生产。
4.反向定牌加工：反向定牌加工，是指境内企业在境外注册企业或注册商标，再委托境内企业加工生产，贴境外商标。
（二）范围划分
1.狭义的涉外定牌加工：境外有合法商标权，有授权关系
2.广义的涉外定牌加：狭义的涉外定牌加工+境外没有合法商标权的定牌加工
二、涉外定牌加工的司法政策和典型案例
蒋志培时期（2000年8月-2008年8月）
蒋志培时期
（2000年8月—2008年8月）
▼
孔祥俊时期
（2008年9月—2014年月）
▼
宋晓明时期
（2014年9月－至今）
▼
三、涉外定牌加工商标侵权的判定原则
（一）地域性原则
1.准据法的地域性
2.权利基础的地域性
3.侵权行为的地域性：侵权行为构成要件的地域性（混淆可能的地域性）、侵权行为发生地的地域性和侵权结果发生地的地域性
（二）混淆性原则
1.近似、类似的主观混淆原则
2.相同侵权的客观混淆原则TRIPS第16条第1款
（三）诚实信用原则
当事人注册和使用商标应遵守诚实信用原则，具有正当理由
（四）利益平衡原则
促进产业健康发展和鼓励自主品牌走向国际市场的公共政策衡量
四、商标侵权的构成要件
（一）商标法意义上的商标使用行为
1.性质：混淆性的商标使用行为或标识性的商标使用行为
2.过错：行为的违法性被过错所吸收。过错的客观标准，商标使用行为具有标识功能，存在混淆可能性，
即推定具有过错。无需考量合理、谨慎的审查义务和注意义务
3.涉外定牌加工撤三过程中的商标使用：无印良品案（最高2012年）、宏比福比案（北高2010年）、孔雀案（2016）
4. 台湾基于有利于本地区企业接单考量，认为涉外定牌加工的“回销行为”不应该视为相关商标规定中的使用行为
（二）损害结果
1.现实的损害
2.损害的可能性
实质性损害：市场份额的损害、交易机会的丧失或减少。若目标市场同一，则可认定有实质性损害
五、涉外定牌加工的公共政策考量
（一）地域性与全球化、互联网的冲突与协调
1.传统地域性环境下，人、货物、服务、信息是受政治边境和地理空间隔离的
2.全球化背景下，要求既要开放国内市场，又要保护国内弱小产业，更要鼓励国内自主品牌、民族
品牌走向国际市场，参与国际竞争
3.在国际互联网互联互通的情况下，传统的地域边境被打破；随着电子商务的发展，国际市场与国
内市场的界限在缩小；相关公众的地域界限变得模糊
（二）贴牌生产与自主品牌的政策平衡
1.贴牌生产是落后的微利产业，但是就业和创汇的大军，是民营经济的重要组成部分
2.自主品牌是国家创新能力和国际市场竞争力的体现，是民族经济的支柱
（三）结论
既要保护正当的贴牌生产企业，也要保护走向国际市场的自主品牌。
六、涉外定牌加工商标侵权的界限
（一）基于地域性，境外是否有合法的商标权不是我国商标侵权行为的考量因素
（二）与国内商标侵权构成要件一样，是否尽到审查注意义务不是我国商标侵权行为的构成要件
（三）涉外定牌加工如存在混淆可能性则属于商标法意义上的商标使用行为，混淆可能性以境内相关公众是否有接触可能性为标准，如出口商品在境外在电商网站、电视购物、报刊杂志等渠道销售的，则推定具有混淆可能性
（四）境内商标违反诚信原则的，不予保护
（五）涉外定牌加工有正当理由的，不构成侵权
（六）具体标准
1.境内相关公众没有接触可能性的，则不属于商标法意义上的商标使用行为，不构成侵权；
2.在境内在先使用未注册商标的涉外定牌加工不构成侵权；
3. 涉外定牌加工中，若境内注册商标权人知道或者应当知道在其注册前境外已经有合法商标的不构成侵权；
4.在涉外定牌加工中，对类似商品和近似商标的判断以不构成混淆为由认定不侵权，但对驰名商标例外；
5. 在涉外定牌加工中，若境内的注册商标连续三年不使用的不构成侵权；
6. 在涉外定牌加工中若构成侵犯境内注册商标专用权，但境内的注册商标三年以内未进行连续实际使用的，不予赔偿损失；未造成实质性损害的，仅赔偿维权合理费用
延伸阅读(北上广苏浙五省市法院及最高人民法院九份裁判文书近两年对贴牌加工所持观点汇编)：
来源:吕甲木律师赐稿授权 知产库编辑
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