再议《商标法》第三十二条后半段的适用要件
李 扬
（中山大学法学院教授、博士生导师）
日前，最高人民法院就“捕鱼达人”商标异议复审行政纠纷一案进行了再审，引起了知识产权界的广泛关注，而对于《商标法》第三十二条后半段的适用问题也再次成为理论热点。新形势、新问题下，如何适用《商标法》第三十二条，以抵制恶意抢注他人在先使用并有一定影响的商标的行为，保护我国广大未注册商标人的合法权益，对此，仁者见仁，智者见智。本文拟在对《商标法》第三十二条的适用要件进行分析的基础上，对“捕鱼达人”商标案涉及的法律问题再次进行评价，希冀真理愈辨愈明。
1、 未注册商标受法律保护的缘由
未注册商标是与注册商标相对的概念，经济生活中，经营者往往由于各种原因在实际使用了商标后却未能及时申请注册，但某些未注册商标已具备了商标的实质性要件，在履行法定形式要件后便可转变成注册商标。我国采用单一的注册商标制，唯有注册，才能取得商标专用权。但从理论上说，商标权的产生源于使用，即在商业活动中长期使用的商标，逐渐具有了区分商品和服务来源、防止混淆的功能，因而产生了商标权。从某种意义上说，使用取得商标权制度更能体现公平正义原则，但是，随着社会生产力的发展，商品日益丰富，交易日益复杂，为加强对商标的管理和维护良好的经济秩序，大多数国家都采用了注册取得制度。诚然，注册取得制更有利于发挥法律对市场主体行为的引导和管理功能，维护自由、公平的竞争秩序，但商标的真正价值却在于使用，而非注册。若将商标作为财产权，那么只有商标所代表的商誉才是权利的客体【1】，而唯有使用才有商誉，而允许未使用便可通过在先申请获得商标权，则给“抢注”他人在先商标开启了方便大门，同时抢注者还可以对商标自由转让或者阻止在先使用人继续使用该商标，这不仅会损害未注册商标人的合法权益，还会使消费者产生混淆，扰乱公平的市场竞争秩序。为了平衡各方当事人的利益，兼顾公平和效率原则，我国《商标法》在2001年修改后，摒弃了原来的绝对注册保护原则，给予符合一定条件的未注册商标必要的保护，但总体而言，我国商标法律对未注册商标的保护仍然非常有限【2】，不仅门槛较高而且保护力度较弱，未注册商标人寻求法律保护的道路依然艰难。
2、 《商标法》第三十二条的适用要件
我国《商标法》第三十二条后半段规定：“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”【3】 其是针对社会上恶意抢注他人在先使用并有一定影响的未注册商标的行为而设定，是民法诚实信用原则在商标法上的实践，也是弥补商标注册制度的不足和保护我国广大未注册商标人合法利益的权宜之举。
司法实践中，通常认为适用第三十二条后半段须符合以下条件：一是系争商标所指定使用的商品或服务与在先商标使用人使用的商品或服务构成相同或类似，我国商标法对未注册商标不提供跨类保护，因此，适用第三十二条首先需认定争议双方商标使用的商品或服务类别是否相同或类似，否则无适用之必要；二是系争商标与在先商标构成相同或近似，即标识本身在整体外观上给消费者的印象相同或比较相近，极难辨识，使用在相同或类似商品或服务上易使消费者混淆；三是在先商标构成“已经使用并有一定影响” 的商标，这是适用第三十二条的重点和难点所在，在先使用人需提供证据证明其对商标的使用早于系争商标申请日，还要证明在商标申请日前已经产生了“一定影响”，只有同时符合这两个条件，才能构成受法律保护的未注册商标，然而一旦举证不能，在先使用人就要承担不利的法律后果；四是在后申请人以“不正当手段抢注”该系争商标，要求在先使用人证明商标申请人注册时存在“恶意”，即在明知或应知某一商标已为他人在先使用并产生一定影响的情况下，出于不正当竞争的目的仍然进行注册。【4】下面将结合“捕鱼达人”商标案作逐一分析。
三、商品、服务类别的相同与类似
由于商品和服务项目的日益多样化，在商标评审和行政诉讼中，认定商品或服务是否相同或类似时，通常仅以《商标注册用商品和服务国际分类》、《类似商品和服务区分表》作为参考，而根据具体案件情况进行个案判定。认定相同时一般采用较严格的客观标准，以分类表为直接证据，而认定类似时，通常从商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象，服务的目的、内容、方式、对象等方面，联系社会生活的客观情况和消费者的认知习惯来综合判定。若商品或服务之间具有较大关联性，则倾向于认定构成商品或服务类似，“啄木鸟”商标案中认定“鞋”与“服装”构成类似商品便是如此。而认定商品与服务的类似，也要考虑商品与服务之间是否具有较大关联性，是否会使相关公众认为商品或服务由同一市场主体提供，同时需要考察商品与服务之间在用途、用户、效用、销售渠道和习惯等方面是否有一致性，在不同的案件中可能得到不同的结果。
“捕鱼达人”商标案中，希力公司以公司售后服务的方式提供软件更新、升级、修复服务，并使用“捕鱼达人”名称，其在软件说明书中亦载明“提供计算机软件升级、更新服务”，与波克公司指定使用的“计算机软件设计、计算机更新服务”在功能、用途、消费对象、销售渠道、销售习惯等方面都具有一致性，构成服务与服务的相同。而游戏机产品作为“捕鱼达人”计算机软件的载体，两者在功能、用途上具有互补性，均服务于消费者的相同的娱乐需求，且均处于游戏行业，具有类似的销售渠道，而软件升级作为游戏机产品的附属服务，符合公众的一般认知，综合考虑上述因素，希力公司“捕鱼达人”游戏机软件及其更新与波克公司指定使用的“计算机软件设计、计算机软件更新服务”构成商品与服务的相同。
四、商标的相同或近似
根据《商标审查和审理标准》的规定，商标相同是指两商标在视觉上基本无差别，商标近似是指商标的各构成要素或其组合以及商标外观近似，使用在同一种或者类似商品或服务上易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆。作为区分商品或服务来源的商标标识本身实际上是一种符号，它必须具有显著性和识别性，才能在经济生活中将一个企业的商品或服务与另一个企业的商品或服务区分开来。若两个符号完全相同或极其近似，那么商标的识别功能就会受到影响，消费者认牌购物时就会发生混淆，这种情况发生在相同或类似商品上时尤为显著。在先商标使用的标识若是原创，则在后申请商标相同或近似的可能性相对较小，认定抢住者“恶意”也更容易，若在先商标仅是现有词汇，本身不具有较高的显著性，而是在商业活动中产生了第二含义，则在后申请商标与在先商标相同或近似的可能性就大大提高了，而相应地，在先使用人举证其在申请日前“已经使用”和在后申请人“恶意抢注”的难度也加大了。因此在适用第三十二条的时，也要关注商标标识本身是否构成相同或近似及商标的显著性问题。
在本案中，“捕鱼达人”系组合的臆造词汇，希力公司设计师从台湾的“捞鱼机”上汲取灵感，将其与流行词语“达人”进行组合使用，并首先作为计算机软件产品和服务的名称，在商业活动中持续公开的使用，在此之前包括波克公司在内的其他同行业竞争者均未使用该词，而波克公司申请注册的商标却与希力公司在先使用的“捕鱼达人”完全重合，已明显构成商标相同。
五、已经使用并有一定影响
在先使用人的商标应属于“已经使用并有一定影响”的商标，即属于在中国已经在先使用并为一定范围内相关公众所知晓的未注册商标。值得讨论的是何为“已经使用”和“一定影响”。
对于“已经使用”的理解，应指商标法意义上的使用，根据2014《商标法》第48条的规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。首先，商标的真正价值源于实际使用，保护通过实际使用建立的商标市场声誉是商标法的重要立法精神，而对于未注册商标的保护更是如此。其次，商标要发挥区别商品或服务的功能，必须在商业活动中进行了公开使用，使消费者接触到商标和它所指示的商品或服务，这样才能在消费者心中建立商品或服务与其经营者之间的联系。同时，商标还应当持续有效地使用，而非仅仅在少数几次商业交易或单纯在广告宣传中象征性地使用，如若未注册商标在商标申请日前虽曾使用并具有一定影响，但未持续有效地使用，那么还应对该商标的影响力是否持续至系争商标申请日予以判定。【5】
商标“合法使用”也是判断是否构成“已经使用”所应有之含义，但对于何谓“合法”，学界仍有争议。有学者认为，商标的使用是和商品或服务紧密联系的，在非法之商品或服务上进行的商标使用，有违公共利益，基于“违法行为不能产生商标权益”的司法实践，商品非法性将会妨碍未注册商标的在先保护。【6】但也有学者认为，“非法使用”中的“法”很明显是指商标法之外的公权力管制法【7】，而作为法定之权的商标是私权，对这一私权的行使可能会与公权力对于某一知识产权产品或服务的管制发生法律冲突，违反公法管制自然会使私权行使受到限制，但无论如何，知识产权私权的产生和存在并不因此受到影响。本文赞同后一种观点，根据TRIPS第十五条第四款的规定“商标拟使用的商品或服务的性质，在任何情况下都不应构成商标注册的障碍”。由此看出，商标能否注册与商品或服务本身的性质并无直接关系。商标保护的是商标背后的商誉，而非特定的商品或服务，商标法关注的是某个符合商标法规定的符号使用在商品或服务上能否起到区别商品或服务来源的作用，有效地防止市场混淆，而不是该商品或服务是否为法律所禁止或限制生产、销售的对象。【8】在“三鹿”奶粉事件中，奶粉本身出现严重质量问题，成为法律禁止流通的对象，但对“三鹿”商标进行商标法意义上使用的事实却不会因此改变，或成为所谓的“非法使用”，而本案中“捕鱼达人”商标也是如此，合法的具有娱乐功能的游戏机可能由于部分经营者的不法利用而涉嫌违反游戏管制法律法规，但对“捕鱼达人”商标的在先使用确是不争的事实，商标使用本身并未违反商标法的规定。正如孔祥俊教授所说“知识产权的保护不应当取决于商品或服务能否在一个国家合法地销售或提供”【9】，随着商品的国际化发展，商标逐渐走向国际化，而由于各国国内立法价值取向不同，实行公法上的管制也有所差异，相同的商标使用在同样的商品或服务上，在某些国家可以合法地取得商标权而受保护，在我国却可能因为违反公法管制法而被扼杀，但探究商标法律保护制度的本意，其应服务于对私权的保护，而不应由公权力过多地干预私权之争，上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，如若商品或服务有违公法之管理，则应由相应的行政机关去处理，这并非商标法所要解决的问题。商标法上的“合法使用”应指向商标本身的使用是否符合商标法法律，而非商标所使用的商品或服务是否符合公权力管制法或者商品或服务是否被滥用而违反相关行政或刑事法律。
“一定影响”是指在中国为一定范围内相关公众所知晓，通常在先使用人仅需要提供诸如商品/服务销售情况、宣传工作情况、获奖情况等证据，证明相关公众对该商标的知晓情况即可。但问题是，若商标使用在违法商品或服务上，或者商品或服务本身具有合法功能而被非法滥用，能否构成了“一定影响”，能否阻却对系争商标的恶意抢注，如果可以，将会有怎样的社会效果。反对者认为，“一定影响”应当是商标使用在法律允许流通的合法商品上，在一定范围内产生了知名度和美誉度，即商标的正面影响力【10】，而在法律禁止的商品上使用未注册商标产生的是消极和负面的影响，不能产生商标权益，否则有违公共利益。支持者认为，商标法的目的在于防止相关公众发生混淆以确保商标权的排他效力，第三十二条后半句也是如此，不管商品或服务的性质如何，产生的声誉是良是莠，都不应否定在先商标权益存在的事实，放任不正当抢注可能引起公众混淆的后果。本文认为，商标权益来源于商标使用，而商品或服务的性质如何无碍于在先商标权益存在的事实，知识产权在本质上是一种具有排他性的私权，即使权利的行使违反公法而应承担公法上的责任，也不会改变知识产权人在其权利控制范围内排除他人侵入的能力。游戏行业的新生事物层出不穷，一种商品的出现和其市场的形成是出于自发和自由的市场竞争，而市场在某种意义上是盲目的，一些具有正常合法功能的商品可能被滥用于违法目的，进而损害社会公共利益，政府出台相关行政法律法规来规范这些商品的使用，目的是通过惩罚不诚实的经营行为，维护良好的市场秩序。从产业生存和发展的角度看，即使“捕鱼达人”游戏机可能被少数游戏厅经营者用于赌博目的，而违反了行政管制法，都可以通过行政或刑事处罚来达到管制的目的，这是公法法律关系所要解决的问题，虽然可能因此使商标受到部分负面影响而价值减损，但希力公司已用充分证明其“捕鱼达人”标识已产生一定的影响力，具备了受法律保护的条件。因此，不能否定“捕鱼达人”商标权益的存在及其具有的阻却他人恶意抢注的效力。法律应赏罚分明，保护私权和惩罚违法并不冲突，也唯有这样才能真正发挥商标法律防止消费者混淆的功能，才不会使游戏行业从业者人人自危，如履薄冰，才能使游戏产业更加良好而蓬勃的发展。
6、 以不正当手段注册
判断商标注册手段是否正当，关键在于认定申请人在注册商标时是否存在主观过错，尤其是否存在恶意。明知或应知申请注册的商标是他人已经使用并有一定影响的商标，而仍然申请注册，则具有明显的恶意。
如前所述，希力公司在先使用的“捕鱼达人”商标具有较高的原创性，且2009年希力公司便以“捕鱼达人”的名称进行了计算机软件著作权登记。2009年以来以来，希力公司的“捕鱼达人”产品及服务在多本杂志上被多次宣传报道，同时，“捕鱼达人”还曾获2009年中国游戏行业优秀产品“金手指奖”等行业重要奖项，而希力公司也多次被评为中国游戏行业优秀企业和产品研发单位。希力公司及其“捕鱼达人”产品和服务在中国软件行业和动漫游戏行业均具有较高知名度。而波克公司作为同行业竞争者，曾在其公司简介中使用过希力公司在先发表的“捕鱼达人”游戏的宣传图片，并在公司官网中明确写道其开发的捕鱼游戏是根据风靡电玩城的街机游戏“捕鱼达人”移植而来，这说明波克公司在开发设计游戏软件时，已经知晓希力公司“捕鱼达人”街机游戏的存在和其知名度。因此对系争商标的抢注是否成立，答案应当是很清楚的。
结语
我国《商标法》第三十二条的设置，意在制止违反诚实信用原则而恶意抢注他人在先使用并有一定影响的未注册商标的行为，防止相关公众发生混淆，维护良好的商标秩序。同行业竞争者若出于攀附仿冒或窃取商誉的目的，以不正当手段肆意抢注其他竞争者在先使用的未注册商标，恶意如此之明显，却不加以制止，则商标保护法律制度的意义何在。探讨在先商标使用的商品或服务是否违反法律禁止或限制性规定，或是探讨在先商标获得的影响是积极还是消极，无非是想将同行业其他经营者努力经营的在先商标占为己有，以便利用在先商标的影响力使己方在商业竞争中获得更大的优势，它在商标法上并无任何实际意义。正本溯源，只要不能放任相关公众混淆可能性后果发生这个商标法的基本点还应当被坚持，知识产权本质上是一种排他权这一公理还未被放弃，那么在适用《商标法》第三十二条时就应只关注商标本身是否发挥了区别商品或服务来源的功能，是否产生了应为商标法所保护的商标权益，而非其他。【11】
参考文献
[1]李阁霞：《论商标与商誉》，知识产权出版社2014年8月版，第95页；
[2]郑华聪：《利益平衡下的未注册商标保护》，载《中华商标》2008年10月；
[3]参看《中华人民共和国商标法》2001年第三十一条，2013年第三十二条；
[4]参看《商标审理标准》第四部分“抢注他人已经使用并有一定影响的商标审理标准”；
[5]参见《商标审查和审理标准》第五部分3.4
[6]李淑惠：《在非法商品上使用商标的行为不应产生未注册商标的在先保护权益——兼评“捕鱼达人”商标案》，载中国标局公众号，2017年2月16日；
[7]丛立先：《非法商品或服务的在先使用标识可以产生商标专用权》，载IP知识论坛公众号，2017年2月13日；
[8]李杨：《违法使用与商标法第三十二条后半句规定的“一定影响”的关系》，载中国知识产权杂志，2017年2月15日；
[9]孔祥俊：《WTO知识产权协定及其国内适用》，法律出版社2002年版，第136页；
[10]王莲峰：《商标法第三十二条后半句的适用条件》，载知产库公众号，2017年2月24日；
[11] 李杨：《违法使用与商标法第三十二条后半句规定的“一定影响”的关系》，载中国知识产权杂志，2017年2月15日；
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