深泉智财研究所：日本专利新闻速报（周刊）媒体与法律

日本专利新闻速报（周刊）

■　日本政府、JPO近年来不断加强对中小企业在知产权方面的支援。本期将列举其中的一些政策和制度，做一个初步介绍，详情请参阅下面的“深泉观察”栏目。

■  PPH制度开始至今正好10年时间，JPO发行的电子期刊《とっきょ》对此进行了专题报道，利用PPH的发明专利申请无论是速度还是授权率都有明显优势 [1]【注1】。例如，主张美国优先权的日本申请利用PPH制度的话，第一次OA发出的平均时间由非PPH的11个月缩短为4.8个月，而授权率由非PPH的55.3%上升至76.6%；而主张韩国优先权的日本申请利用PPH制度的话，第一次OA发出的平均时间由非PPH的9.2个月缩短为5.3个月，而授权率由非PPH的58.4%上升至83.3%【注1】。

  时间上得到加快容易理解，而影响授权率的因素则较复杂，从定量分析来看，并不能简单的理解为PPH手续本身可以大幅度提高授权率，还有其他因素，例如基础申请或同族申请的OA得到负面意见，则无法进行PPH。但笔者认为可以定性判断为“PPH能够提高授权率”。

■　PCT申请错过进入日本国家阶段（优先权日起30个月）期限的话，有一种挽救的方法，其步骤如下：①首先向国际局要求撤回时间上最早的一项或多项优先权 ②在国际局办理该撤回手续后，再进入日本国家阶段。

 这样的话，最早的优先权日就可以往后重新计算。需要注意的是：A上述步骤①必须在国际局办理（例如，可以向作为受理局的SIPO办理），换句话说，JPO作为指定局不受理撤回优先权 B撤回一项优先权后，该优先权申请就会成为本申请的现有技术，很可能对本申请的新颖性、创造性造成致命影响，因此要先评估一下风险，在确定撤回后本申请仍然具有新创性的情况下，可以尝试这种挽救方法。

 可参考SIPO官网上的解答[2]【注2】。关于用该方法进入日本国家阶段的可行性，笔者已通过电话向JPO审查员确认过，得到的答复是“可以”。该挽救方法很可能也适用于JPO之外的其他指定局。

■ 日本弁理士协会的月刊《Patent》的最新一期（7月），刊载了副会长吉田博由先生的《弁理士伦理》一文，其中针对日本最近出现的以超低价格（甚至不获注册全额退款）申请商标的行为，发表了批评意见，该文中提到：“这样的弁理士们可能认为在自由主义经济下，这种行为不会被人特别的说三道四。但是，我们弁理士所从事的是关乎知识产权权利的工作，明显不同于工厂中大量生产的工业制品等。如果允许以低价格的代理费薄利多销，那么弁理士作为知识产权专家的专业地位将丧失，沦为文秘，失去专业人士应有的信誉。因此，期望能采取措施，对于自由竞争进行一定的限制，以确保在该行业的经营方式中，弁理士作为知识产权专家是可以被信赖的”。

  本文虽然针对的是商标代理（在日本，商标代理业务没有开放，仍然属于弁理士的专门业务），但是对于专利等知识产权代理业务，也有同样的警示作用。

  另一方面，笔者因此联想到的是，日本今年3月加入的PLT（特许法条约）。该条约中一些条款将对专利代理行业有较大冲击。但就笔者所知，让人困惑的是，在日本为加入PLT条约而进行法改的近2年时间里，整个日本专利代理行业并未为维护本行业的长期稳定发展发出强有力的呼声。在收入不断减少的大趋势下，如何确保专利代理师的专业品质；一个恶性竞争或收入不断减少的专利代理行业，是否有利于一国在知识产权领域的国际竞争力，这也是中国的政策制定者应该考虑的问题。

■　从本期开始，本刊将陆续介绍日本的知识产权领域的专业图书馆/图书室。本期向大家介绍JPO的图书馆。JPO图书馆位于日本特许厅的办公大楼地下一层。进入日本特许厅时，需要填写出入登记表，进行安检后，将登记表和可以证明身份的证件（护照也可以）出示给前台，然后可以获得临时进入的磁卡，刷卡进入后，沿着左侧的螺旋台阶下到地下一楼。沿着楼梯左侧直走，在最里端一个安静的角落，可以看到图书馆的入口标志，不过在进入图书馆时，还需要重新填写阅览登记表。

  JPO图书馆的开馆时间是工作日的9：30-18：00（中午不休息）。图书馆很小，不到40平米，只有12个座位。图书馆藏书较丰富，总共有书籍近4万多册，杂志约1200种；但陈列出来的藏书很少，绝大多数的书籍需要先通过电脑检索后，向工作人员申请借阅。不过，和专利相关的最常用的杂志在陈列书架上够能看到，可以自由取来阅览，其中有《Patent》、《知財管理》、《知財ぷりずむ》、《特許研究》、《特技懇談》、《知財研フォーラム》、《特許ニュース》、《発明》《A.I.P.P.I》、《日本知財学会誌》等杂志，还有包括《判例タイムズ》、《判例時報》、《ジュリスト》等判例专业杂志在内的法学类刊物，还有《日刊工业新闻》、《日本经济新闻》等报纸。

  图书馆内禁止拍照；藏书仅供阅览，不能够借出，但可以复印，不过复印的费用较贵，A3(相当于2页A4大小)的复印费用是50日元（约3人民币）/页。另外，在同一楼层有便利店和食堂，对非职员也开放，其中第二食堂“めん屋きゃら亭”的荞麦面便宜又好吃。

  在日本专利局附近的专利代理事务所较多，来东京的国内朋友可以顺便去JPO图书馆看一看。另外，本研究所的办公室离JPO图书馆也很近，走路仅需10分钟，欢迎各位到东京时，来本研究所交流访问。

  JPO图书馆的网址和路线路如下： https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/1304-025.htm

■　就“中外制药株式会社诉DKSH日本株式会社等侵害发明专利权”一案（或称“马沙骨化醇制法事件”），日本知识产权高等法院于2016年3月25日做出判决，维持一审判决中关于“被告产品属于等同侵权”的判断，驳回上诉人的全部请求[3]【注3】。本案因涉及“等同侵权判断标准”的解释和确立，知识产权高等法院以少见的“大合议” [4]【注4】进行了审理。

   1998年日本最高法院在“滚珠花键事件”的判决文中，确立了“判断等同侵权的5项要件”这一判断标准[5]【注5】，其中第1项要件“区别点不属于专利发明的本质部分”，是比较独特的要件，和中国、美国等国家的判断标准中所没有的，也因为这一点，日本的等同原则的适用受到很大限制，被法院认定为等同侵权的案件非常少。

  本案的涉案发明（特3310301号）涉及的是马沙骨化醇的制造方法（本发明的马沙骨化醇如下图左，被控侵权产品如下图右，两者是顺反异构的关系），而本案二审判决中，高等法院对于上述第1要件中涉及的“本质部分的认定”做了如下论述：“专利发明的实质价值，如果是由该发明相对于该领域现有技术的贡献度所决定的话，专利发明的本质部分应该与权利要求书以及说明书的记载的内容（特别是说明书的记载的内容）所相关的现有技术进行比较后，再进行认定，因此，（1）如果和现有技术相比，发明专利的贡献度大的话，则将权利要求中所记载的一部分进行上位概念化后进行认定（本案的订正发明即是一例）；（2）如果和现有技术相比，发明专利的贡献度小的话，则认定为与权利要求的记载几乎同义”。

如上所述，本发明被认定为属于上述（1），即贡献度大的情形，且涉案产品的制造方法中也利用了权利要求中记载的2个核心步骤，因此被认为是等同。

  上述判决文确立了第1要件中“本质部分”的认定标准，该标准对于权力人比较有利，可以预计：和以前相比，在日本将有更多的案件可以适用等同原则。

  另外，对于第5要件（禁止反悔要件）中所述的适用禁止反悔原则的“特殊情形”，判决文中指出“这是指在申请时申请人……可以客观、表观的认识到的情形，例如，说明书中记载的其他构成要件，或者申请人在申请时公开的论文中记载有：权利要求范围之外的其他构成的发明”。 为什么将论文也作为禁止反悔的参考资料，笔者难以理解。

■ 内容介绍

△ JPO的审查支援制度 [6]【注6】 。为了方便远离东京的中小企业，JPO近年来推出了巡回审判、出差会晤、视频会晤这三项支援制度[7]【注7】。其中视频会晤制度的利用对象不限于日本的中小企业，可以是任何申请人，中国申请人也可以利用。

△ “中小企业等特许情报分析活用支援事业”[8]【注8】：由政府提供补助金（一个公司最高可获得100万日元补助），支援中小企业在①研究开发阶段、②准备专利申请阶段、③准备审查请求阶段中的任意一个阶段，委托指定的几家专利检索机构进行检索并制作分析报告。如果企业选择在①阶段利用该补助金，则检索机构将制作出专利地图供研发参考；如果是在②阶段，则对现有技术进行检索，然后有针对性的撰写出保护范围大且强力的权利要求；如果是在第③阶段，则对现有技术进行检索后，对授权可能性小的申请，选择放弃实审，以节省申请费用。

△ 专利申请费用减免制度[9]【注9】。可以减免的项目有实审费、第1-3年年费、JPO作为受理局的PCT申请的相关费用[10]【注10】。

△ 金融机构等评估机构对企业保有的知识产权进行评估，并出具《知识产权商业评估书》。其中评估的项目包括专利或产品的新颖性、独创性、和竞争对手相比的优点、该知识产权的有效性、商业模式评估（即，判断企业以哪些专利或技术营利）、将来事业的成长性、在知识产权/事业方面所面临的课题等[11]【注11】。

△ 据JPO发表的《海外知识产权诉讼风险的实态》中记载[12]【注12】，8%的中小企业在国外收到过警告函等。并且，在国外（特别是在中国）知识产权诉讼的案件量明显增加，为了构建企业在海外经营活动的“安全罩”，日本于今年设立了海外知识产权诉讼保险制度，及其补助制度。

△ 海外盗版/仿制品对策支援制度、商业秘密110咨询窗口[13]【注13】，由专家坐镇，提供专业的解决方案。

△ 另外，还有本刊在前几期中介绍过的①由大企业或研究所提供闲置专利给中小企业使用的“川崎模式” ② 新创立国内知识产权保险制度 ③银行参与的其他多种支援事业等。

  日本政府近年来加强对中小企业的支援，主要有以下几个原因：①在日本的产业链中，一个大企业周围有数量庞大的中小企业为其做配套，但日本长期的经济低迷，和近年来一些日本大企业经营状况不佳，导致很多中小企业处境艰难 ②东京都之外的地区普遍存在经济恶化、人口减少等问题，这些问题的解决离不开当地中小企业的繁荣 ③日本的中小企业很多都身怀绝技，在某些专门领域有很尖端的技术，中小企业大量倒闭，将从根本上影响到国家的科技竞争力[14]【注14】 ④支援中小企业进军海外，也是一个方法，例如向东南亚等对日本比较友好的国家发展。

   限于篇幅，本期仅介绍上述几点，我们下周见。 （完）

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