【要旨】
欺骗性标志的认定可以从标志指向、整体误导性、欺骗可能性、使用的商品类别和注册主体、判断主体、误认程度等方面予以考虑。
【案情】
申请商标系第12414773号“北美信托银行”商标，申请人为北美信托集团，申请日为2013年4月12日，指定使用在第42类的研究与开发（替他人）、计算机硬件设计和开发咨询等服务上。
针对申请商标的注册申请，商标局作出《商标驳回通知书》，对申请商标的注册申请予以驳回。北美信托集团不服，于法定期限内向商标评审委员会提出复审申请，请求对申请商标的注册申请予以初步审定。商标评审委员会作出被诉决定，以申请商标构成2013年修正的商标法（下称2013年商标法）第十条第一款第（七）项所指情形为由，决定：驳回申请商标的注册申请。
北美信托集团不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。
法院查明，中国银监会批文、金融许可证书、媒体报道、北美信托集团在美国注册的“Northern Trust Bank”商标及美国北美信托银行有限公司北京分行（下称北美信托银行北京分行）出具的授权证明等载明：1、北美信托银行北京分行系北美信托银行在中国的分支机构。2、北美信托银行北京分行确认“Northern Trust Bank”是北美信托银行在商业中使用的商号/商标，且前者正在中国使用该商号/商标以及对应的中文翻译“北美信托银行”。北美信托银行北京分行授权北美信托集团，为前者的利益在中国使用和申请注册“北美信托银行”和“Northern Trust Bank”商标，并在以后成为该等注册商标的所有人。3、北美信托集团是北美信托银行的银行控股母公司，因此前者与北美信托银行北京分行之间不存在任何权利和利益冲突。此外，北美信托集团还提交了其他已注册的与申请人名义不一致的商标档案、（2013）高行终字第1974号行政判决书等，以证明申请商标的注册使用方式不会使相关公众产生误认。
【判决】
北京知识产权法院认为，申请商标所包含的企业名称“北美信托银行”与北美信托集团并不存在实质性差异，该商标未构成2013年商标法第十条第一款第（七）项所指情形。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（二）项之规定，判决：一、撤销被诉决定；二、商标评审委员会重新作出决定。
商标评审委员会不服，提起上诉。北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。
【评析】
2001年修正的商标法（下称2001年商标法）第十条第一款第（七）项规定：夸大宣传并带有欺骗性的标志不得作为商标使用。2013年商标法对该条款重新作了调整，删除了“夸大宣传”，增加了“容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”规定。该增删内容反映了多年来商标审查和司法认知的变化，也为该条款的法律适用提供了新的内涵。尽管全国人大法制工作委员会编制的2013年商标法释义对该项的释义还是基本沿用了2001年商标法的释义，认为故意夸大宣传并带有欺骗性的标志禁止作为商标使用，未见立法机关的具体修改意见。但从实际适用角度，笔者认为该条款修改至少能解决两点问题：
一方面，解决了2001年商标法适用条件太严，范围太窄问题。2001年商标法第十条第一款第（七）项在适用时必须考虑两个要件，即“夸大宣传”和“带有欺骗性”，两个要件同时成立，方可适用。最高人民法院《关于审理商标确权授权行政案件若干问题的意见》认为，有夸大成分但不足以引人误解的标志，不构成2001年商标法第十条第一项第（七）款的规定。实践中，很多欺骗性标志不一定夸大宣传，但这种欺骗性却又可能误导公众，如何处理？2001年商标法未予解决。目前，世界上大多数国家都只把“欺骗性”作为拒绝注册的理由之一，并非必须要“夸大宣传”。《保护工业产权巴黎公约》第六条之五规定，违反道德或公共秩序，尤其是具有欺骗公众性质的商标得拒绝注册并使之无效。可见，带有欺骗性的标志无论是否存在夸大宣传的情形，都应当禁止作为商标使用。
另一方面，解决了2001年商标法对“带有欺骗性、容易使公众误认”标志的法律适用争议。由于2001年商标法第十条第一款第（七）项适用条件限制，商标审查和评审机关为有效遏制违反社会道德或损害相关公众利益的行为，在一些案件中主动扩大适用2001年商标法第十条第一款第（八）项的“不良影响”规定。比如《商标审理与审查标准》认为，“容易误导公众的”或者“商标由企业名称构成或者包含企业名称，该名称与申请人名义存在实质性差异，容易使公众发生商品或者服务来源误认的”的标志构成“不良影响”。但“欺骗性标志”一般侵害的是相关公众的利益，而“不良影响”主要针对的是公序良俗，两者属性还是存在差异的。尤其是最高人民法院《关于审理商标确权授权行政案件若干问题的意见》第3条规定，“不良影响”为标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响，仅损害特定民事权益的，不宜认定构成“不良影响”。在此情况下，2013年商标法对第十条第一款第（七）项的修改，使得对商品的质量等特点或产地产生误认的情形有了新的法律依据，可以部分消除目前关于“其他不良影响”在理解和适用上的争议。
既然2013年商标法第十条第一款第（七）项规定能够解决上述问题，由于适用要件的调整，该条款规定的欺骗性标志如何认定，目前尚未有进一步明确的解释或司法意见。但2013年商标法第十条第一款第（七）项作为标志禁止注册和使用条款，从字面理解，“容易使公众误认”应为该项的重点考量要件，“带有欺骗性”是对产生“误认”限定。一般而言，商业标志在使用中，容易误导公众、产生误认的原因可能有多种，而该项仅对“带有欺骗性”进行了规制。结合该项的立法宗旨溯源和理解，在认定某标志是否构成“带有欺骗性、容易使公众误认”时，宜主要从以下几点予以考虑：（1）标志指向的是不是对商品或服务本身属性的欺骗和误认，而非商品或服务提供主体的误认；（2）标志及其构成要素是否具有欺骗性，应以相关公众从整体上看是否被误导；（3）标志具有欺骗的可能性，而未必已经实际产生欺骗；（4）应当考虑使用商品的类别和注册主体的差异；（5）以相关公众为判断主体，判断是否易被“欺骗”和“误认”；（6）由于欺骗性描述所导致的“误认”需要达到一定的程度。
当然，由于2013年商标法第十条第一款第（七）项的误认主要是针对商品或服务特点和产地，所以，当某个标志指定使用的商品或服务可能即为该标志所描述的特点或来自该产地，该标志可能因此缺乏显著性，适用2013年商标法第十一条禁止注册。同时，该标志若指定使用在其它类似或相关联商品或服务上，又可能因为该商品或服务不具有该标志所指示的内容，从而产生欺骗误导相关公众，适用2013年商标法的第十条第一款第（七）项（2001年商标法时可能适用第十条一款八项的“不良影响”规定）禁止使用。此种情形的标志，可能同时适用上述两条款项予以禁止注册。
该案中，申请商标并不直接指向“研究与开发（替他人）、计算机硬件设计和开发咨询”等服务的特点，进而产生欺骗和误认。根据北美信托银行北京分行出具的授权证明，北美信托集团系北美信托银行的控股母公司，该分行作为北美信托银行在中国的分支机构，授权北美信托集团在中国使用和注册申请商标，北美信托集团与北美信托银行北京分行之间存在事实上的关联关系，申请商标所包含的企业名称“北美信托银行”与北美信托集团并不存在实质性差异，相关公众从整体上看申请商标不会被误导。虽申请商标与北美信托集团名称存在不一致，但鉴于北美信托集团与北美信托银行北京分行具有的关联关系及利益一致性，且申请商标的注册与使用亦得到了北美信托银行北京分行的授权认可。作为“研究与开发（替他人）、计算机硬件设计和开发咨询”等服务的相关公众，并不会因为北美信托集团将申请商标注册在上述服务上，而产生对服务的质量等特点产生误认。北美信托集团将 “北美信托银行”申请注册为商标符合银行业对标志使用的惯例，申请商标并不带有欺骗性。故申请商标的注册申请不属于2013年商标法第十条第一款第（七）项规定的情形。（作者：孔庆兵，北京市高级人民法院知识产权庭）
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