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律师维权

美国商标申请中的放弃专用权要求律师维权

时间:2015-06-24   出处:集佳知产周讯  作者:  点击:


集佳知识产权代理有限公司   刘颖

 

美国商标申请被驳回的几率颇高,尤其是马德里国际注册申请指定美国,有百分之九十以上会被驳回。究其原因主要是美国商标申请要求比较严格,从商标图样、商标描述、商标翻译,到申请人的公司性质、指定商品/服务项目描述,不胜枚举。为了尽量减少美国商标申请的驳回,我们来一起了解一下美国商标驳回理由之一——放弃专用权要求。

什么是放弃专用权?

放弃专用权就是商标申请中的一段声明,说明申请人对商标中不可注册的部分不要求专用权。其本意是指:在尽可能保留完整的商标图案、文字或其组合的情况下,对其中局部不能申请注册且又不便删去的图形或文字加以说明。然而,不能放弃整个商标的专用权。放弃专用权声明并不会将不可注册的那部分从整个商标中删除,或者影响整个商标的外观。放弃专用权声明仅会出现在商标注册证上。

美国放弃专用权声明有固定的格式,即No claim is made to the exclusive right to use _______ apart from the mark as shown.

如果该放弃专用权声明仅适用于某项商品或服务,或者某一类别的商品或服务,那么该声明必须根据实际需要进行修改。

如果申请人提供的放弃专用权声明的格式与要求不符,美国专利商标局会拒绝整个商标的注册。

为什么需要提交放弃专用权声明?

商标中的有些文字和设计不能注册,是因为其他个人或其他企业也需要用其来描述其商品、服务和/或业务。注册商标中的免责声明是为了让他人明确:他们也可以使用放弃专用权的文字或图形。

通常情况下,商标中包含以下标志的,该部分需放弃专用权:

1  纯描述性文字/图形:对指定商品和/或服务具有描述性的文字/图形(如中文“磁”字用在第09类商品上,会被审查员认为直接描述了商品的特征,即“与磁铁相关的”)。

2  通用词汇/图形:是商品和/或服务的通用名称/图形(如“阿司匹林”用于止痛药物;或溜溜球玩具的逼真的画面)。

3  地理词汇/图形:描述商品原产地的词汇,或提供服务所在位置的图形(如:将“VENICE(即“威尼斯”)商标用在来自意大利威尼斯的玻璃器皿上;或将现实的加拿大地图用于来自加拿大的“包机服务”)。

4  商业类型名称:仅仅提供关于企业类型或结构的名称,如“Corporation”(公司)、“Inc.”(股份有限公司)、“Company”(公司)“Ltd.”(股份有限公司)、“Bros.(brothers的缩写,常用于公司名称)

5  信息性文字:仅与商品、服务或业务相关的文字,如净重、体积描述、内容清单、地址和联系信息,以及该企业成立的年份等。

返回目录图标6 知名的标志:提供与商品和/或服务信息相关的标志(如将生物危害标志“ 搜狗截图15年06月19日0933_1.png”用于医疗废物容器;将美元符号“搜狗截图15年06月19日0934_2.png ”用于金融服务),或是传达社会,政治,宗教或类似类型信息的标志(如在T恤前胸区的回收标志“ 搜狗截图15年06月19日0934_3.png”,表示该产品支持回收或与环保因素有关)。

7  看似描述错误的文字/图形:用看似与指定商品不符的文字/图形来描述产品和/或服务,但不会对消费者购买货物和/或服务的决定产生重大影响(例如,商标“SAL'S GLASS WAX”(即“SAL的玻璃蜡”)用在商品“玻璃清洁剂”上,但其实际上该商品并不含蜡,这一事实对消费者是否购买商品“玻璃清洁剂”并没有影响)。

因为上述这些文字和/或设计他人也需要使用,所以不应该成为任何一方的专有权利,必须要求商标申请人放弃其专用权。

非英语词汇如何放弃专用权?

如果商标中包含禁止注册为商标的非英语词汇,如描述性词汇、通用名称、地理名称等等,那么这些非英语词汇字应放弃专用权(如法语中“ROUGE”的意思是“红色的”,如用在商标中,则应放弃“ROUGE”一词的专用权。)

如果商标中的非英语词汇为非拉丁字符(如日语或希伯来语),那么放弃专用权时还需说明其发音。

综上,商标声明放弃部分专用权实际上是以放弃某部分标志的专用权为代价,来换取商标在整体上获得注册。如果商业标识中含有禁止使用或注册为商标的标志,那么该标识是否可以注册为商标?这是商标实践中的常见问题之一。美国商标的放弃专用权制度很好地解决了这一问题。美国商标放弃专用权声明,既可以在商标申请时提交,也可以根据审查员的要求,在收到审查意见后提交。值得一提的是,如果商标申请人做出了不当的放弃专用权声明,即实际上不需要放弃专用权而申请人主动提出放弃时,美国审查员还有义务下发审查意见,给申请人一个取消放弃专用权声明的机会。美国商标放弃专用权制度设计灵活,值得各国商标主管部门借鉴。

 

返回目录图标文本框: 作者简介:
刘颖,商标代理人。2008年加入集佳,从事涉外商标代理7年,熟知各国商标法律和实践,代表国内外客户处理过各种类型的涉外商标案件。曾代理雪花啤酒在全球80多个国家或地区的商标事宜,重庆华森制药有限公司欧盟申请商标异议答辩等案件。

中国知识产权司法保护网(知产法网)主编


蒋志培 中国人民大学法学博士,曾在英国伯明翰大学法学院、美国约翰马歇尔法学院任高级访问学者,中国人民大学法学院、北京外国语大学法学院兼职教授,中国知识产权司法保护网主编、国家社科基金评审委员会专家,最高人民检察院民行诉讼监督案件专家委员会委员,2014年、2015年受美国约翰马歇尔法学院、中国驻加拿大使馆和加方科技部邀请参加知识产权法律和创新论坛并演讲,2013年12月获得中国版权事业卓越成就奖。